Patentes, marcas, diseños, secretos
comerciales y derechos de autor: claves para su protección
Fidel Porcuna de la Rosa - Senior Associate
Bird & Bird (Spain) LLP
Madrid 22 de enero de 2015 UP Comillas ICAI-ICADE
Uso exclusivo para fines docentes por parte de profesores y alumnos de la Universidad Pontificia Comillas
Contenido
• Visión general de las categorías de propiedad industrial e intelectual.
• Algunos aspectos básicos en relación con la transferencia de propiedad industrial e intelectual (innovación en el seno de la empresa)
Page 2 © Bird & Bird LLP 2014
Page 3 © Bird & Bird LLP 2014
Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
• Patentes
• Marcas
• Diseños industriales
• Secretos empresariales (know-how)
• Derechos de autor
Page 4 © Bird & Bird LLP 2014
Page 5 © Bird & Bird LLP 2014
Page 6 © Bird & Bird LLP 2014
Page 7 © Bird & Bird LLP 2014
Page 8 © Bird & Bird LLP 2014
Patentes
Patentes
Patente= (Del lat. patens, -entis, part. act. de patēre, estar descubierto, manifiesto).
Ley de Patentes de Venecia – 15 de marzo de 1474
Page 10 © Bird & Bird LLP 2014
Patentes: requisitos
1. Novedad
• Concepto mutable: todo lo que no está en el Estado de la Técnica en el momento de la solicitud
• Accesibilidad al público - confidencialidad
• Alcance mundial
• Whole content approach
2. Actividad inventiva
• No resulta de manera evidente para un experto en la materia
3. Aplicación industrial
4. Suficientemente descrita. No se establece como requisito, pero su
ausencia implica la nulidad de la patente.
Page 11 © Bird & Bird LLP 2014
La novedad del contenedor de obra
Page 12 © Bird & Bird LLP 2014
La novedad del contenedor de obra
Page 13 © Bird & Bird LLP 2014
Patentes: delimitación
No son invenciones
● Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos
● Obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas.
● Planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales. In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008).
● Los programas de ordenador – efectos técnicos sí pueden: invenciones implementadas por ordenador Alice Corp. v. CLS Bank International 717 F.3d 1269, 1292-313, 106 U.S.P.Q.2d 1696, 2013 ILRC 1851 (Fed. Cir. 2013) - (OEP II/IBM (T0935/97)
● La forma de presentar información.
© Bird & Bird LLP 2014
Page 14
Requisitos de patentabilidad vs. Invenciones no patentables
Son invenciones no patentables
● Métodos de tratamiento terapéutico, quirúrgico o de diagnóstico ● Procedimientos de clonación de seres humanos ● Procedimiento de modificación de la identidad genética germinal del ser
humano o de animales (que impliquen sufrimiento sin utilidad médica y los animales resultantes – ratón transgénico OEP T315/03, 3-3-08)
● Utilización de los embriones humanos con fines industriales o comerciales.
● Las variedades vegetales y razas animales (excepto si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal/raza animal determinada)
● Procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales (cruce o selección).
● El cuerpo humano, así como el descubrimiento de uno de sus elementos, incluidas la secuencia o secuencia parcial de un gen (excepto si es aislado u obtenido por un procedimiento técnico – aplicación industrial).
© Bird & Bird LLP 2014
Page 15
Patentes: título jurídico de ámbito territorial
● Sistema territorial: las patentes se conceden para un determinado territorio
• Patente nacional – Oficina Española de Patentes y Marcas (Madrid)
• Patente Europea – Oficina Europea de Patentes (Munich)
• PCT – Organización Mundial de la Propiedad Industrial (Ginebra)
© Bird & Bird LLP 2014
Page 16
La bicicleta Brompton
Page 17 © Bird & Bird LLP 2014
Ratón de Harvard
Page 18 © Bird & Bird LLP 2014
© Bird & Bird LLP 2012
Apple "Swipe to Unlock"
page 19
Page 20 © Bird & Bird LLP 2014
Apple y sus patentes de telefonía
Selective Laser Sintering
Page 21 © Bird & Bird LLP 2014
Los “Patent Trolls”
Page 22 © Bird & Bird LLP 2014
http://www.inc.com/magazine/201202/kris-frieswick/patent-troll-toll-on-businesses.html
Los “Patent Trolls”
Page 23 © Bird & Bird LLP 2014
http://www.inc.com/magazine/201202/kris-frieswick/patent-troll-toll-on-businesses.html
Know-how
Page 24 © Bird & Bird LLP 2014
Know-how
Cualquier información científica, comercial o técnica que es secreta, que tiene un valor por ser secreta y sobre la que se han aplicado medidas razonables para mantenerla secreta
CONFIDENCIALIDAD
Ventajas respecto patentes: ● Ad aeternum (potencialmente)
● Sin costes de registro
● Efectos inmediatos
● Protección por competencia desleal – Futura Directiva
Inconvenientes de los Secretos Comerciales ● “Ingeniería Inversa”
● Cuando se divulga todo el mundo lo conoce
● Dificultad llevar a cabo negocios jurídicos
● Protección débil
• Más difícil de proteger (dificultad de prueba)
• Puede ser patentado por otra persona
Page 25 © Bird & Bird LLP 2014
Know-how
NDA (“non disclosure agreement”) – Acuerdo de Confidencialidad
• Determinar su ámbito de aplicación: objeto al que se refiere el compromiso de confidencialidad
• Prever “reverse engineering”
• Daños y perjuicios en caso de incumplimiento
• Duración
Page 26 © Bird & Bird LLP 2014
Diseños Industriales
Page 27 © Bird & Bird LLP 2014
Diseño Industrial
Diseño: La apariencia de un producto, que se derive de las características de sus líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.
Producto: todo artículo industrial o artesanal.
• Originalidad y carácter singular
• No función técnica
• Usuario informado
• Diseños nacionales y comunitarios
• Protección temporal limitada: hasta 25 años
© Bird & Bird LLP 2014
Page 28
Apple iPhone vs. Samsung Galaxy
Page 29 © Bird & Bird LLP 2014
Apple iPad vs. Samsung Galaxy
Page 30 © Bird & Bird LLP 2014
Salvador Bachiller - UGT
Page 31 © Bird & Bird LLP 2014
Jeans & Sleeve Design
Page 32 © Bird & Bird LLP 2014
Otros diseños
Page 33 © Bird & Bird LLP 2014
Marcas y nombres comerciales
Marcas
Signo distintivo empresarial
• Palabra
• Elemento gráfico o símbolo
• Un logotipo
• Apariencia de un producto o su presentación
• Colores, formas, etc.
Identifica un producto o servicio y lo distingue de otros idénticos o similares
© Bird & Bird LLP 2014
Page 35
Marcas
Nombre comercial y Marca
• El nombre comercial identifica una empresa o negocio
The Coca-Cola Company
• Las marcas distinguen los productos o servicios de esa empresa • Indican el origen empresarial, garantizan la calidad de los productos contraseñados y condensan
la reputación (goodwill)
© Bird & Bird LLP 2014
Page 36
Marcas
• Derecho exclusivo y excluyente
• Identidad y Riesgo de Confusión
•Protección limitada a la categoría de productos / servicios comprendidos en solicitud (Nomenclátor Internacional)
• Registro constitutivo - marcas notorias ex art. 6bis CUP
• Duración indefinida mientras se renueve (10 años)
• Derechos territoriales
• OEPM – marcas nacionales
• OAMI – marcas comunitarias
• OMPI – marcas internacionales
Page 37 © Bird & Bird LLP 2014
Page 38 © Bird & Bird LLP 2014
Infracción de marcas
Page 39 © Bird & Bird LLP 2013
No todas las marcas no son creadas de la misma forma
1. Marcas tradicionales (palabras, gráficos)
2. Marcas no tradicionales (color por sí solo, configuración del producto, packaging, uniformes, interiores, exteriores de edificios, etc.)
Page 40 © Bird & Bird LLP 2013
Las Marcas Tradicionales (palabras, gráficos)
1. Son indicadores intrínsecos, distinguen los productos o servicios o indican el origen empresarial de forma automática
2. Se obtienen fácilmente mediante registro
Page 41 © Bird & Bird LLP 2013
Marcas no tradicionales (color por sí solo, configuración del producto, packaging, uniformes, interiores, exteriores de edificios, etc.)
1. Tienen potencial 2. Pero obtener su protección requiere más tiempo, es más caro y es más difícil. 3. Debe demostrarse que tienen un carácter distintivo 4. Es importante tener en cuenta el timing
Marcas
• Obligación de uso
• Uso correcto:
• Utilización de sustantivos tras la marca (un [pañuelo] kleenex)
• Evitar el uso en plural de la marca (dos [teléfonos] NOKIAS)
• Evitar vertiente posesiva (calidad de post-it – calidad “post-it”)
• Evitar su utilización como verbo (Xerox)
Page 42 © Bird & Bird LLP 2014
Marcas
Vulgarización de la marca (“genericide”)
Page 43 © Bird & Bird LLP 2014
"Once a trademark, not always a trademark
They were proud trademarks, now they’re just names. They failed to take precautions that would have helped them have a long and prosperous life.
We need your help to stay out of there. Whenever you use our name, please use it as a proper adjective in conjunction with our products and services: e.g. Xerox copiers or Xerox financial services. An never as a verb: “to Xerox” in place of “to copy”, or as a noun: “Xeroxes” in place of “copies”. With your help and a precaution or two on our part, it’s “Once the Xerox trademark, always the Xerox trademark”
Marcas
Vulgarización de la marca
Page 44 © Bird & Bird LLP 2014
“If you didn’t know zipper was a trademark, don’t worry, it’s not. But it used to be. It was lost because people misused the name…”
Marcas
Vulgarización de la marca
Page 45 © Bird & Bird LLP 2014
Marcas
Vulgarización de la marca
Page 46 © Bird & Bird LLP 2014
Derechos de autor y derechos conexos
Page 47 © Bird & Bird LLP 2014
Derechos de autor
• Copyright: derecho de copia
• Creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.
• 70 años + vida del autor (o desde su divulgación: o. colectivas) • Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd., 2014 WL 2726187 (7th Cir. June 16, 2014)
• Automatismo de la protección
• Doble vertiente: derechos patrimoniales y morales
• Derechos conexos: bases de datos, meras fotografías
• Acumulación de derechos (Brompton)
• Límite de la copia privada (art. 31.2 LPI) – canon digital
Page 48 © Bird & Bird LLP 2014
Obras plásticas
Page 49 © Bird & Bird LLP 2014
Obras literarias y software
# include<stdio.h> main() { int i; printf("Los numeros pares entre 20
y 10 inclusive son: \n"); for(i=20;i>=10;i=i-2) printf("%d \n",i); return 0; }
Page 50 © Bird & Bird LLP 2014
Obras literarias
Vainas de pimiento
añádeles alas
y serán libélulas
Kisaku
Page 51 © Bird & Bird LLP 2014
Obras de arte aplicado
Page 52 © Bird & Bird LLP 2014
Obras fotográficas y meras fotografías
Page 53 © Bird & Bird LLP 2014
Videojuegos
Page 54 © Bird & Bird LLP 2014
Autores: personas físicas / jurídicas
Page 55 © Bird & Bird LLP 2014
Propiedad Intelectual: los nuevos horizontes digitales
Page 56 © Bird & Bird LLP 2014
Page 57 © Bird & Bird LLP 2014
Invenciones desarrolladas en el seno de la Empresa
Invenciones Internas
El derecho a la invención pertenece al inventor o a su causahabiente
• Inventor es quien concibe y diseña una invención, no quien simplemente trabaja en ella - dominación intelectual sobre la invención: no “pair of hands” (Stern v. Trustees of Columbia University, 434 F.3d 1375 [Fed. Cir. 2006], SAP Madrid 7-IV-1999 Procedimiento para obtención de aceite de oliva): becarios, ayudantes y contratos de formación no son inventores.
El derecho a solicitar la patente es transmisible por todos los medios reconocidos en Derecho
Page 58 © Bird & Bird LLP 2014
Invenciones internas – Contratos de obra y servicios
● La invención pertenece a la empresa (art. 15 LP)
• derecho a solicitar registro o mantener know-how (importancia cláusulas confidencialidad)
• principio de la ajenidad de frutos: se niega al trabajador remuneración suplementaria
- Evidente desproporción entre actividad exigible al trabajador y la realmente aplicada (conocimientos, esfuerzo, tiempo, etc.)
- Importancia de lo inventado supera evidentemente lo que cabía esperar de los términos del contrato de trabajo
• Solicitud de patente reclamarse incluso extinguida la relación laboral (ex. art. 19 LP)
● Invención mixta (art. 17 LP) – derecho de opción empresario
• durante vigencia del contrato pero no son fruto de la actividad del contrato. En cualquier caso:
• Invención relacionada con la actividad laboral contratada
• Conocimientos adquiridos en la empresa y/o utilización medios proporcionados por la empresa (hidrogeología es distinto a estaciones depuradoras SAP Murcia 12-XII-2006 “depuradora simbiótica de aguas residuales”)
Page 59 © Bird & Bird LLP 2014
Invenciones internas
Tercer supuesto:
Invenciones libres (art. 16)
Cronológicamente coincidente con vigencia contrato pero:
• El contrato no ha previsto actividad de investigación
• El trabajador no ha aplicado predominantemente conocimientos o medios proporcionados por la empresa
• No existen condicionamientos: propiedad del trabajador
Page 60 © Bird & Bird LLP 2014
Gracias
¿Preguntas?
Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated businesses. www.twobirds.com
Fidel Porcuna de la Rosa