PROYECTO DE BORRADOR DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA … · 2-Reseña Histórica Desde hace miles de...

REVISTA DE LA

DIRECCIÓN NACIONAL

DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL Abril 2011

EDICIÓN ESPECIAL

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SUMARIO

Invenciones En Biotecnología. ......................................................... 5

Adriana Fernández Aroztegui

Análisis De La Cooperación Entre Uruguay Y El Resto Del Mundo

Mediante Indicadores De Patentes ............................................. 25

María Laura Glisenti Cheveste

Las Indicaciones Geográficas Y Su Importancia Económico

Comercial ................................................................................... 35

Blanca Muñoz González

Responsabilidad Penal Ante La Violación De Los Derechos De Propiedad Intelectual ................................................................. 55

Magdalena Silva Hernández

REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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Invenciones En Biotecnología

Adriana Fernández Aroztegui

Sumario A los efectos de ubicar el campo de las invenciones biotecnológicas en el Sistema de Propiedad Intelectual, en particular dentro del Sistema de Patentes se expone a continuación un resumen del marco legal correspondiente, incluyendo convenios internacionales que comprenden diversos aspectos relacionados a la Biotecnología y/o a la Propiedad Intelectual y el vínculo entre éstos, así como se mencionan los principales artículos de la legislación nacional pertinente. Debiendo aclararse que se tomará en consideración solamente la parte de la normativa que sirve de soporte legal para la evaluación técnica de las invenciones en este campo. Se presenta además una reseña histórica, una breve descripción de la estructura de un documento de patente y del significado de cada parte, el concepto de la clasificación de patentes y su valor para la evaluación de solicitudes y en la elaboración de estadísticas que permiten hacer el seguimiento del avance de este sector de la tecnología. Las opiniones vertidas en este artículo son de carácter personal y no comprometen a la institución en la cual me desempeño. 0-Introducción. La bibliografía dispone de varias definiciones para Biotecnología y Propiedad Intelectual, pero se han

seleccionado aquellas provenientes de las organizaciones más representativas en el tratamiento de estas disciplinas. Por “Biotecnología se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.1 Por su parte el Sistema de Propiedad Intelectual comprende a las creaciones de la mente, las que resultan de una actividad intelectual en diversos campos, en el de la literatura, el arte, la ciencia y la industria los que incluyen a su vez creaciones como obras literarias y artísticas, imágenes, símbolos, nombres, dibujos, modelos e invenciones2. 1- Aspectos Generales Del Marco Legal El marco legal que regula los diversos aspectos relacionados con la Biotecnología y con el Sistema de Propiedad Intelectual está integrado por Acuerdos internacionales que establecen disposiciones comunes para que sus Miembros las incorporen a los sistemas jurídicos y a las legislaciones nacionales respectivas. 1 Convenio sobre la Diversidad Biológica (Junio 1992)

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-8&chapter=27&lang=en 2 Organización Mundial de la Propiedad Industrial -

http://www.wipo.int/about-ip/es/


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En el ámbito de la Propiedad Intelectual se destacan algunos acuerdos y leyes que se resumen a continuación: 1.1-Convención de París de 1883, enmendada en 1979, es el primer acuerdo internacional en el que se contemplan sistemas para obtener derechos de propiedad industrial, teniendo por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. En particular, estipula entre otras normas comunes, la independencia de patentes, el trato nacional y el derecho de prioridad. 1.2-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC3 o TRIPS por sus siglas en inglés). Este acuerdo fue incluido en el acta final de la Ronda Uruguay del GATT constituyéndose uno de los capítulos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Establece una serie de normas mínimas relativas a la existencia, al alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual y tiene como objeto el derecho de autor y derechos conexos, maracas de fabrica o de comercio, indicaciones geográfica, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada, control de las prácticas

3 En particular Artículo 27.1

competitivas en las licencias contractuales. En particular la Sección 5 de este acuerdo incluye las normas correspondientes a los diversos aspectos relacionados con patentes. Uruguay es signatario del acuerdo GATT/TRIPS por Ley 16.671 del 13/12/1994. 1.3- La ley uruguaya Nº 17.164 de 2/9/99 y su Decreto Reglamentario Nº11/000 del 13/1/00, regulan los Derechos y Obligaciones relativos a las Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y los Diseños Industriales, sustituyendo a la Ley Nº10.089 del 12/12/1941, para adecuarse a las obligaciones internacionales contraídas a partir de la aprobación del Acuerdo ADPIC, mencionado en el párrafo anterior. Por otra parte, Uruguay cuenta con una normativa vigente sobre aspectos relacionados a Biotecnología relativamente amplia4, pero a los efectos del presente resumen sólo serán consideradas algunas normas que incluyen aspectos directa o indirectamente relacionados con propiedad intelectual. 1.4- En el año 1992, en el ámbito de las Naciones Unidas, se aprueba el Convenio de la Diversidad Biológica (CDB), entrando en vigor en diciembre de 1993 y representa el primer acuerdo mundial que aborda los aspectos relacionados con la Diversidad Biológica, tiene como objetivo la conservación de la misma, la utilización sostenible de sus componentes y la participación

4 Proyecto de Desarrollo del Marco Nacional de Bioseguridad p.47-49 4/2009


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justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 1.5- Posteriormente, el Protocolo de Cartagena (PC)5, derivado del citado Convenio, se refiere a aspectos relacionados con la seguridad de la Biotecnología, estableciendo los lineamientos básicos de un sistema regulatorio internacional para asegurar la transferencia, manejo y utilización segura de los organismos vivos modificados (OVMs) resultantes de la biotecnología moderna, sujetos a movimientos transfronterizos, y que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana. El Protocolo se ocupa específicamente de los OVMs que se piensa introducir en forma directa al medio ambiente como por ejemplo semillas, plantines, peces, etc. y productos agrícolas modificados genéticamente utilizados para la alimentación humana o animal. 1.6 - La Ley uruguaya Nº 16408 del 27/08/1993, mediante un único artículo aprueba el mencionado Convenio sobre la Diversidad Biológica. 1.7- En junio de 2004 entra en vigor el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura que tiene como objetivo la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la

5 http://www.inase.org.uy/files/docs/A1FCC115AF97052C.pdf

distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria, estando en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica. 1.8- La Ley uruguaya Nº 17942 de fecha 4/01/2006 aprueba éste tratado. 1.9- El Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales6 (UPOV), adoptado en 1961 y en vigor desde 1968, fue revisado en 1972, 1978 y 1991, tiene como objetivo la protección de las variedades vegetales por un derecho de propiedad intelectual. Establece el derecho del agricultor y la exención del obtentor7 asegurando que las variedades protegidas estén disponibles para el fitomejoramiento.

2.0- Uruguay ratificó el Acta del 78 del Convenio UPOV en 1994 y en 1997 aprobó la ley Nº 16.811 que refleja las provisiones de dicho convenio, declarando de interés nacional, en el artículo 1º, la obtención, producción, circulación y comercialización interna y externa de semillas y las creaciones fitogenéticas y en la que además se crea el Instituto Nacional de Semillas.

6 Variedad vegetal-Conjunto de plantas de un solo taxón

botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos, distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración. Para ser protegida deberá ser nueva, distinta, homogénea y estable. 7 Obtentor- Persona que haya creado o descubierto y puesto

a punto una variedad; el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante del Convenio UPOV así lo disponga o el causabiente de la primera o segunda persona antes mencionadas.


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2-Reseña Histórica

Desde hace miles de años, la humanidad ha venido realizando biotecnología, al principio en forma empírica y luego, con el avance del conocimiento se ha podido explicar su base científica y esto a su vez ha hecho posible el desarrollo de técnicas que finalmente dieron paso a la llamada Biotecnología Moderna, como se conoce en la actualidad.

Antes de Cristo ya se practicaba la domesticación de plantas y animales, así como se conocían procesos para elaborar cerveza y para fabricar pan a partir del trigo.

En la antigüedad también se utilizaban técnicas para la fabricación de queso, cultivo de hongos u otros alimentos y para la obtención de bebidas fermentadas, como salsas, yogur, etc, pero hasta la llegada de la biología moderna la base científica de muchos de estos procesos no era conocida.

Podrían citarse algunos hechos de importancia notoria en el establecimiento de la biotecnología como se conoce actualmente, por supuesto que sin desmerecer el valor de otras investigaciones.

En el siglo XVII, el desarrollo de técnicas de microscopía, donde se destaca la participación de Leeuwenhoek y Hooke, permitió describir ciertos elementos que estaban fuera del alcance del ojo a los que se los identificó como “animáculos”, si bien debió transcurrir un par de siglos más para que se entendiera la importancia de este descubrimiento.

Posteriormente los estudios realizados por Luis Pasteur fueron de enorme contribución, ya que permitieron vincular los procesos de fermentación a microorganismos, sentando la base para que en la última mitad del siglo XIX entraran en funcionamiento instalaciones industriales para la obtención de etanol, ácido acético, butanol y acetona por fermentaciones al aire libre.

A finales de dicho siglo, la gran mejora de la microscopía, el desarrollo de técnicas asépticas, de esterilización y pasteurización así como la posibilidad de obtener cultivos puros en el laboratorio permitió avanzar aún más, en bacteriología.

Pero, fue recién a comienzos del siglo XX que los conocimientos en bioquímica y microbiología existentes hasta el momento, permitieron establecer la naturaleza enzimática de muchos de los procesos de fermentación y como consecuencia el desarrollo de procesos industriales para producir algunas de estas enzimas.

En particular, en la década del 40 las técnicas de ingeniería química aplicadas a la microbiología y a la bioquímica, permitieron la producción de antibióticos, ácidos orgánicos, esteroides, polisacáridos y vacunas, siendo un ejemplo de este progreso la fabricación de la penicilina en plena Segunda Guerra Mundial.

Las décadas siguientes y en particular las del 60 y 70, fueron muy importantes para continuar con la producción de otros antibióticos así como para la obtención de


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vacunas antivirales trabajando con cultivos de células animales. También se mejoraron procesos de fermentación mediante la aplicación de técnicas de inmovilización de células y enzimas en soportes y la utilización de procesos continuos con biomasa microbiana, para la obtención de proteínas y otro tipo de polímeros, como xantanos, dextranos que resultaron ser muy útiles en la industria alimentaria.

Por otra parte, en el ámbito de la biotecnología agropecuaria el conocimiento del material genético y su función en la herencia, permitió que se practicaran cruzamientos entre plantas o entre animales de la misma especie o similares, además que se realizaran retrocruzamientos y mutaciones con agentes físicos o químicos con la finalidad de seleccionar los individuos con rasgos mejorados.

Sin embargo, recién con el advenimiento de las técnicas de Ingeniería Genética, ha sido posible hacer modificaciones al ADN mediante un diseño previo y con objetivos concretos, debido a que han introducido la capacidad de cortar genes, empalmar fragmentos de ADN de organismos diferentes, creándose nuevas combinaciones, no existentes en la Naturaleza, combinaciones que se pueden introducir en organismos hospederos para mejorar sus cualidades o para la obtención de productos de interés a partir de éstos.

Por otra parte, si se tiene en cuenta la definición de la Propiedad Intelectual, que comprende a las “creaciones de la mente” también

podría decirse que sus orígenes datan de épocas muy tempranas, aunque dicha expresión no fue utilizada hasta bien entrado el siglo XIX.

Siempre que el hombre realizaba una actividad intelectual capaz de derivar en una “creación” podría estar generándose un derecho de propiedad intelectual, sólo que la necesidad de proteger dichas “creaciones de la mente” surgió y se transformó con el paso del tiempo a medida que la sociedad fue tomando conciencia de ésto y de su valor comercial.

En la época medieval era común en Europa la concesión de derechos exclusivos "monopolios" por el soberano, a modo de “donaciones”, como forma de recaudar dinero sin necesidad de recurrir a la aplicación de impuestos y algunas de estas donaciones parecen haber tenido relación con las innovaciones, por ejemplo en algunos productos de minería y textiles.

Pero, la primera ley que preveía la concesión de derechos exclusivos por períodos limitados a los responsables de las invenciones parece haber estado en Venecia recién en el año 1474, necesidad que surgió como consecuencia del debilitamiento de su imperio comercial en el Mediterráneo oriental y con la finalidad de apoyar a la reordenación de la economía, inclinándose más hacia la fabricación de productos que a las meras actividades comerciales.

Durante el reinado de Isabel I (1558-1603) se realizaban concesiones reales con respecto a


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privilegios de monopolios, pero a finales de su reinado comenzaron a restringirse los derechos soberanos para conceder dichos privilegios, a menos que se tratara de una nueva industria y a condición de no ser perjudicial para el Estado.

Por su parte, el Estatuto de Ana, de 1710, constituye un antecedente histórico de gran importancia en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual. Esta normativa estaba orientada a corregir los problemas existentes en ese momento en torno a la reproducción y venta de obras literarias, reconociendo al editor su derecho de propiedad. Así pretendía establecer un equilibrio entre los intereses de la sociedad y el derecho de los editores que tenían el monopolio de explotación de las que no podían ser editadas o representadas por terceros sin su consentimiento. Como se mencionó anteriormente, el uso de la expresión “propiedad intelectual” se ha dado de forma más tardía, recién comienza a aplicarse en la época de la llamada Confederación Alemana del Norte (1867-1871), cuya constitución ya preveía la protección de la Propiedad Intelectual. Posteriormente, importa considerar la Convención de París de 1883, ya mencionada en el párrafo 1.1, pero se destaca nuevamente que representa el primer acuerdo que nuclea los países miembros para la protección de la propiedad industrial, teniendo por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de

servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Esta convención dejaba libertad a sus Estados Miembros para legislar, incluso para elegir cuál campo de la industria podría ser objeto de protección, es así que en el área de los medicamentos, por ejemplo, los países tuvieron distintos comportamientos legales con respecto a la protección de los mismos.8

Los derechos de propiedad intelectual también han tenido que acompañar el avance de la ciencia y la tecnología, cobrando mayor importancia en la economía mundial, lo que también ha generado la necesidad de disponer de un sistema de normas armonizado, en esta materia.

Si bien en todas las épocas los aspectos que hoy relacionamos a la propiedad intelectual estuvieron, directa o indirectamente, vinculados a actividades capaces de generar beneficios económicos, en los últimos tiempos el intercambio entre los países, ya sea comercial, transferencia de tecnología, etc. hace que los derechos de propiedad intelectual se manifiesten más fuertemente, por lo que administrar y regular estos aspectos podría llegar a ser muy complejo si la forma de protección en los distintos países fuera sustancialmente diferente, sobre

8 Negotiating Health- Intellectual Property and Access to

Medicines Part 1, “ From Paris to Doha: The WTO Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health” por Pedro Roffe with Christoph Spennemann and Johanna von Braun, p11.


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todo si se presentasen controversias comerciales internacionales.9

Es así que con el advenimiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), también mencionado anteriormente en el párrafo 1.2, se ha conseguido formar un marco internacional sobre propiedad intelectual que permite, en cierto modo, armonizar la protección de dichos derechos en todo el mundo.

Este acuerdo dejaba establecido que se debían otorgar patentes para cualquier invención, sea producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, lo que en su momento también dejó en evidencia a varios países en cuanto a la falta de protección o protección parcial en ciertos sectores tecnológicos10.

3-Características Y Aplicaciones De La Biotecnología

La Biotecnología se caracteriza por ser ampliamente interdisciplinar en el sentido de que reúne conocimientos y métodos provenientes de otras ciencias que son aplicados tanto en la investigación básica como en la solución de problemas prácticos o para obtener bienes y servicios en diversos sectores.

Con respecto a las otras ciencias que se relacionan con la Biotecnología podría considerarse la contribución especialmente de la

9 Dr. Carlos Correa - Lexis Nexis – Jurisprudencia Argentina -

Temas actuales de Derecho de Patentes (Q.F. A. Fernández p.13-33) 10

ibidem

Biología, Genética, Biología Molecular, Microbiología, Bioquímica, Ingeniería Bioquímica, cuyos conocimientos son de aplicación directa en el diseño de sistemas de expresión, la Ingeniería Mecánica vinculada a equipos de producción y de laboratorio, Electrónica, Informática, Matemática y Economía, entre otras.

También es muy amplio su campo de aplicación, contribuyendo al avance de las Ciencias de la Vida en general, así como en el ámbito farmacéutico, como por ejemplo en la producción de biofármacos11, en diagnóstico de enfermedades humanas o animales, en terapia génica, en agricultura, en ensayos de calidad de alimentos o en la obtención de éstos, de bebidas y aditivos alimentarios, también en la solución de problemas ambientales y obtención de energía a partir de biomasa, entre otros.

Por tal razón, para facilitar el análisis de diversos aspectos relacionados con la Biotecnología, algunos autores han reunido las aplicaciones antes mencionadas en sectores, principalmente vinculados a la salud, al sector agropecuario y al industrial aunque reconociendo la existencia de solapamientos entre éstos, como es el caso, por ejemplo, de fármacos obtenidos por transformación genéticas de plantas o de animales, donde se ven involucrados los tres sectores.

Así como el campo de aplicación

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Biofármaco –Producto farmacéutico para uso en la salud

humana, que ha sido elaborado con materiales de origen biológico, como microorganismos, órganos, tejidos, células o fluidos de origen humano o animal o también por un proceso biotecnológico que implique la utilización de la metodología del ADN recombinante.


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de la Biotecnología es muy amplio también los procesos que se utilizan son muy variados. Pero podría decirse que algunos procesos biotecnológicos requieren de elementos en común que son centrales para su ejecución.

Un elemento esencial es el “catalizador” biológico que debe ser adecuado para que cumpla con la función específica en dicho proceso. En la mayoría de los casos los catalizadores biológicos son células vivas, generalmente microorganismos, tales como bacterias, levaduras, etc. en otros, pueden ser enzimas, y aun en procesos más complejos también pueden utilizarse células animales o vegetales.

Otro aspecto es el relacionado al funcionamiento de dichos catalizadores generalmente en reactores, en escala de laboratorio e industrial, operando en condiciones adecuadas de temperatura, aireación y pH, para conseguir el rendimiento esperado acorde con el proceso y producto a obtener, y finalmente el procesamiento de la biomasa o de las sustancias producidas que incluye los procesos de separación, recuperación y purificación del producto obtenido.

Por su parte, la Ingeniería Genética12 contribuye en estos procesos permitiendo la modificación de la capacidad de dichos catalizadores biológicos con

12 Ingeniería Genética – “Formación in vitro de nuevas

combinaciones de material genético, por medio de la inserción de un ADN de interés en un vehículo genético (vector), de modo que tras su introducción en un organismo hospedero el ADN híbrido (recombinante) se pueda multiplicar, propagar, y eventualmente expresarse”

la finalidad, por ejemplo, de que produzcan la sustancia de interés o para hacer que metabolicen ciertos productos que en forma natural no lo harían. 4-Propiedad Intelectual Y Su Relación Con La Biotecnología. La Propiedad Intelectual generalmente se considera dividida en dos grandes ramas: El Derecho de Autor que abarca las obras literarias y artísticas, tales como novelas, poemas, obras de teatro, obras musicales, obras de arte, tales como pinturas, esculturas, películas, fotografías y diseños arquitectónicos y la Propiedad Industrial que comprende las patentes, marcas, diseños y modelos industriales e indicaciones geográficas. Dentro de las diversas modalidades de protección que ofrece el Sistema de Propiedad Intelectual, en particular las patentes son las que se vinculan al concepto de “invención”. Este término “invención” puede encontrarse definido de diferente manera dependiendo de la bibliografía y del entorno en el que se lo considere, es así que la Real Academia Española define “invención” como acción y efecto de inventar, e “inventar” lo relaciona a hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Mientras que, en los tratados, leyes, guías y manuales que regulan o tratan los distintos aspectos relativos a la Propiedad Industrial pueden encontrarse, otras definiciones del concepto de “invención” más específicas, o simplemente no estar definido dicho concepto, como por ejemplo:


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La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se refiere a las “invenciones” como una nueva solución a un problema técnico específico. Por su parte, las Guidelines for Examination de la Oficina Europea de Patentes13 establecen que la “invención” debe tener características técnicas relacionadas al campo técnico al que se aplica y a un problema técnico. Sin embargo, el Convenio de Paris14 y el ADPIC15, considerados anteriormente, aunque conforman el marco legal internacional por el cual se rige el derecho de patentes no definen el término “invención”, sino que sólo especifican el campo de desarrollo de las invenciones y en el último caso también define los requisitos que éstas deben cumplir para poder ser protegidas mediante patente. Esto ha permitido que los Miembros de dichos tratados tuvieran cierta flexibilidad a la hora de establecer qué constituye una invención o no, a los efectos de sus respectivas legislaciones nacionales. En este sentido, la mayoría de las legislaciones de patentes de los países del Mercosur no definen el término invención, como es el caso de Brasil, Paraguay y Uruguay, tampoco lo hacen otras legislaciones como la de Venezuela 13

Dic.1994, Chapter IV Patentability 1.2(ii) 14

Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad

Industrial de1883, enmienda de 28/09/1979 Art. 1º establece que 2. La protección de la propiedad industrial tiene por objeto la patente de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”. 15

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio Sección 5.

por ejemplo. Por su parte, Argentina16 constituye una excepción a esta regla, dado que su legislación de patentes establece que “a los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre”.17 Sin embargo puede observarse que, “invención” es un concepto siempre vinculado a características técnicas, a un problema técnico o a una solución de un problema técnico, más allá de encontrarse o no definido en los tratados internacionales o en leyes nacionales. Con respecto al campo de aplicación de la protección, el Convenio de Paris en el Artículo 1, numeral 3) establece que la Propiedad Industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cerveza, flores, harinas y por su parte, el ADPIC Art.27.1 establece que “... las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación

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Ley 24481, Art. 4º literal a). 17

Lexis Nexis – Temas actuales de Derecho de Patentes -

Altura Inventiva y Salud Pública 2007Q.F. A. Fernández- p.13-33


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industrial...” Por lo cual, podríamos decir que dichos tratados dejaron abiertas las puertas para que las invenciones biotecnológicas, productos o procedimientos, pudieran incluirse a los efectos de su protección por patentes, aun considerando la evolución que ha tenido la Biotecnología y los diversos campos o sectores en los que puede ser aplicada.

5- Convenios Internacionales Que Comprenden Elementos Vinculados A La Biotecnología Y Su Relación Con El ADPIC18

Para cumplir con sus objetivos los convenios internacionales disponen de medidas que pueden tener puntos de encuentro con relación a la materia a legislar, lo que estaría demostrando la tendencia a compatibilizar sus respectivos contenidos.

Los principales objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, como ya se mencionó anteriormente, incluyen el establecimiento de normas mínimas de protección de la propiedad intelectual entre los miembros de la OMC19 y además tiende a garantizar que los Estados pongan a disposición, de los titulares de esos derechos, procedimientos judiciales y/o administrativos para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual. Es así que, en forma subyacente, propone fomentar una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad

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http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf_ic_1/wipo_grtkf_ic_1_8-annex1.pdf- Documento OMPI/GRTKF/IC/1/8 19

OMC- Organización Mundial del Comercio

intelectual generando incentivos a los inventores mediante el establecimiento de derechos exclusivos de carácter temporal. Por su parte, vimos que el CDB20 tiene como objetivos la conservación de la Diversidad Biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Y además estipula que los Estados tienen derechos soberanos sobre sus recursos genéticos con la facultad de regular el acceso a los mismos, así como de prever mecanismos para una distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de esos recursos genéticos, estableciendo que el acceso se concede “en condiciones mutuamente convenidas” y sometido “al consentimiento fundamentado previo” del proveedor de los recursos. Mientras que, en el caso del ADPIC, se obliga a los Miembros a otorgar una protección mínima, entre otras, a las invenciones que cumplen los criterios de patentabilidad. Como los recursos biológicos o genéticos pueden ser base para la producción de derivados tales como organismos genéticamente modificados u otros productos de valor comercial también pueden ser la base de invenciones factibles de derechos de propiedad intelectual, en particular susceptibles de protección mediante patentes.21.

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CDB- Convenio sobre la Diversidad Biológica 21

Para las variedades vegetales pueden darse otros mecanismos de protección a través del Convenio UPOV y las leyes nacionales correspondientes.


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Es así que el CDB en alguno de sus artículos contempla ciertos aspectos relacionados con la propiedad intelectual. El Artículo 16, que refiere al acceso y transferencia de tecnología, reconoce en el párrafo 5 que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual, justamente la materia que se incluyó en el Acuerdo ADPIC, “pueden influir en la aplicación” del CDB, y establece que los Estados “cooperarán” para velar por que los derechos de propiedad intelectual “apoyen y no se opongan” a los objetivos del CDB. Sin embargo, al mismo tiempo el párrafo 2 establece que “en el caso de tecnología sujeta a patentes y otros derechos de propiedad intelectual, el acceso a esa tecnología y su transferencia se asegurarán en condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y sean compatibles con ella” Así pues, en dicho Artículo 16 se preservan los derechos de los titulares de la propiedad intelectual según su definición, pero a la vez exige a las Partes que velen para que los derechos de propiedad intelectual “apoyen y no se opongan” a los objetivos del CDB. El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura considera una materia más acotada que el CDB, debido a que el primero se refiere sólo a recursos fitogenéticos y no contempla los restantes componentes de la biodiversidad, que si lo hace el

CDB cuando se dirige a recursos genéticos en general. Pero también, al igual que el CDB, comprende algunos aspectos de la propiedad intelectual que se vinculan a dichos recursos fitogenéticos. Como puede observarse, el Artículo 12.3 que versa sobre la facilitación del acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura dentro del sistema multilateral22, establece en el literal d) que los receptores no reclamarán ningún derecho de propiedad intelectual o de otra índole que limite el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, o sus partes o componentes genéticos, en la forma recibida del sistema multilateral; pero a su vez el literal f) establece que el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura protegidos por derechos de propiedad intelectual o de otra índole estará en consonancia con los acuerdos internacionales pertinentes y con la legislación nacional vigente. Por lo cual es claro que se pretende dar un tratamiento cuidadoso a aquellos recursos fitogenéticos que de cierta forma se encuentran bajo protección, máxime si se tiene en cuenta la generalidad de dicho literal f.

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Mediante este Tratado los países acuerdan establecer un “sistema multilateral” eficaz, efectivo y transparente para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y compartir los beneficios de manera justa y equitativa. Se aplica a una serie de cultivos y forrajes que figuran en una lista anexada al Tratado. El órgano rector de este, integrado por los países que lo han ratificado, es el que tiene potestades para establecer las condiciones para lograr este objetivo de transferencia de material.


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A su vez el Artículo 13 que trata la distribución de beneficios dentro del sistema multilateral se refiere en el inciso iii), con cita a incisos anteriores, a que el acceso a la tecnología y su transferencia, incluso la protegida por derechos de propiedad intelectual, para los países en desarrollo que son Partes Contratantes, se proporcionarán y/o se facilitarán en condiciones justas y muy favorables, sobre todo en el caso de tecnologías que hayan de utilizarse en la conservación, así como tecnologías en beneficio de los agricultores, incluso en condiciones favorables y preferenciales, cuando se llegue a un mutuo acuerdo, entre otras cosas por medio de asociaciones para la investigación y el desarrollo en el marco del sistema multilateral. Haciendo énfasis que este beneficio recaiga en especial sobre “los países en desarrollo en particular los países menos adelantados y los países con economía en transición”. Pero nuevamente, el acceso y la transferencia de tecnología mencionados se proporcionarán en condiciones que reconozcan la protección adecuada y eficaz de los derechos de propiedad intelectual y estén en consonancia con ella, por lo que nuevamente se repite la especial atención hacia los componentes vinculados a la propiedad intelectual en este artículo. Por su parte el Convenio UPOV23, en particular el Acta del 91, obliga a cada Parte contratante a conceder y proteger los derechos de

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Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

obtentor, pero a su vez el Artículo 35 refiere a que todo Estado que, en el momento en que se haga parte del Convenio, sea parte en el Acta de 1978, con respecto a las variedades multiplicadas por vía vegetativa prevea la protección en forma de un título de propiedad industrial diferente a el de un derecho de obtentor podrá seguir previéndola sin aplicar el siguiente convenio a dichas variedades. Por lo que también este Convenio tiene en cuenta otras modalidades de protección. A su vez el artículo 27.3 del ADPIC, en el literal b), establece que los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patente, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas y éste. Así es que este acuerdo establece claramente que sus Miembros deberán proteger las obtenciones vegetales, pero dejándolos en libertad con respecto al modo de protección. En este sentido cabría destacar que la ingeniería genética y la industria biotecnológica en general, no han remplazado a lo que UPOV trata de promover, el fitomejoramiento, dado que éste sigue practicándose tanto por pequeños como por grandes agricultores, no obstante, sí han provocado un cambio en el ámbito de la propiedad intelectual, ya que las empresas comprometidas con la ingeniería genética se han inclinado más por las patentes que por la protección de la obtenciones vegetales, como forma de proteger sus productos.


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6- Ley De Patentes 17.164 Del 2/9/99, Decreto Reglamentario Nº11/000 De 13/1/2000 Y Su Relación Con Las Invenciones Biotecnológicas. El artículo 8º de la Ley 17.164 establece que “son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”, sin que defina el término invención como se dijo anteriormente, dejando abierta entonces la posibilidad de incluir aquí las invenciones biotecnológicas. Por otra parte, el artículo 12 de la Ley establece que “una invención se considera susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser utilizado en la industria, entendida ésta en su acepción más amplia” por lo que también se estaría contemplando los campos y sectores de aplicación de la biotecnología. En forma general, la legislación en materia de patentes de muchos países, así como la de Uruguay, poseen artículos en los que se establecen:

-casos que no se consideran invenciones, a efectos de la ley correspondiente, -criterios que debe cumplir una invención para ser patentable: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial o utilidad, -materias no patentables conforme a lo establecido en la ley respectiva. Como consecuencia de esto, para que una invención sea patentable, primero deberá ser una invención a

los efectos de la ley correspondiente o no estar comprendida dentro de la materia excluida de patentabilidad y segundo deberá cumplir con los requisitos de patentabilidad propiamente dichos: el de novedad, altura o actividad inventiva y aplicación industrial o utilidad24, para lo cual la solicitud de patente se somete a una evaluación técnica, apoyándose ésta en el marco legal correspondiente.

A los efectos del sistema de patentes, significa que: -Existe novedad cuando en el mundo no hay nada que se haya hecho accesible al público con anterioridad a la invención que pretende protegerse como patente, y que la anticipe en cuanto a su naturaleza o contenido, por lo que se considera novedad en un ámbito universal.25 -Altura Inventiva, es el estado que surge como resultado de una actividad intelectual, que no es obvio o evidente para un experto o persona versada en la materia y que significa un aporte al campo de la tecnología. -Aplicación Industrial. Se refiere a la condición de que el objeto de la patente pueda ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, y en general se entiende ésta en su acepción más amplia. Cumplidos todas las etapas anteriores y las exigencias administrativas con respecto a

24

Art. 9, 11, 12, 13 y 14 de la Ley 17.164 Con respecto a las expresiones altura o actividad inventiva así como aplicación industrial o útil se utilizan uno u otro dependiendo de la legislación del país, por ejemplo el U.S.C 101 considera el término “useful”: “useful process”, o “useful composition”. 25

En virtud de la UPOV, una variedad se considera nueva si no ha sido vendida o entregada de otra manera dentro de un marco temporal específico


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plazos y tasas establecidas, el Estado podrá acceder a la concesión de la patente, expidiéndose el título correspondiente al solicitante de la misma.

Este título faculta al titular de la patente a impedir que terceros realicen sin su autorización cualesquiera de los siguientes actos: fabricar, ofrecer en venta, vender, utilizar importar o almacenar un producto patentado y en el caso de que la patente corresponda a un procedimiento, utilizar el mismo o realizar los actos mencionados anteriormente para el producto obtenido por dicho procedimiento.26

La protección que se otorga a la invención es por un período limitado y en la mayoría de las legislaciones suele ser de 20 años desde la fecha en que se realiza la solicitud de patente, como es el caso de Uruguay.

Si bien, la Ley 17.164 en su conjunto puede ser aplicable a las invenciones en todos campos de la tecnología, en el caso particular de las invenciones biotecnológicas, la evaluación técnica se apoya más frecuentemente en algunos artículos según se expone a continuación27: Artículo 13- No se consideran invenciones a efectos de la presente ley: “A) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

26

Art. 34 Ley 17.164 27

Se indica en letra cursiva el contenido del artículo que puede comprender a las invenciones biotecnológicas.

B) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales, con excepción de los procedimientos no biológicos o microbiológicos. D) Las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas. G) El material biológico y genético, como existe en la naturaleza. Artículo 14- No son patentables A) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

B) Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente.”

“Artículo 25- En el caso de solicitudes relativas a microorganismos, el depósito de material biológico necesario para la descripción de su objeto se realizará en las instituciones autorizadas por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria Energía y Minería, hasta la ratificación de convenios internacionales referidos a la materia.”

Decreto Reglamentario Nº11/000

“Artículo 6- Cuando el objeto de una solicitud de patente sea un microorganismo, o cuando para su ejecución se requiera de un microorganismo no conocido ni disponible públicamente, el solicitante deberá proceder a su depósito. Esta obligación se dará por satisfecha cuando el


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microorganismo haya estado depositado desde la fecha de presentación de la solicitud, o con anterioridad a la misma, en las condiciones de éste artículo y del Art.7 del presente decreto.

El cultivo depositado será accesible desde la fecha de publicación de la solicitud de patente, a toda persona que lo solicite. Y antes de la fecha mencionada, solamente a aquellas personas que tengan derecho a consultar el expediente de la solicitud.

El acceso se realizará mediante la obtención de una muestra del microorganismo solicitado, en las condiciones ordinarias en que se realiza esa operación. La persona que solicite el acceso al cultivo se comprometerá frente al titular de la patente a:

A) No comercializar a terceros el cultivo objeto de la patente o un cultivo derivado de él, antes de que la solicitud de patente haya sido rechazada o retirada, o sea considerada abandonada o haya caducado la patente.

B) No utilizar el cultivo objeto de la patente o un cultivo derivado de él, más que con fines experimentales hasta que la solicitud de patente haya sido resuelta.”

“Artículo 7- Mientras no sean designadas las instituciones autorizadas para recibir el depósito de material biológico necesario para la descripción de solicitudes relativas a microorganismos, de acuerdo al Artículo 25 de la ley Nº 17.164, el solicitante podrá realizar el mismo en cualquiera de las autoridades de depósito

internacional reconocidas por el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos en Materia de Presentación de Solicitudes de Patentes del 28 de abril de 1997.”

Luego, el presente artículo establece condiciones que deben cumplir las instituciones de depósito, recogiendo en parte lo establecido en el Tratado de Budapest, en cuanto a las características que se le exigen a dichas instituciones para poder constituir una “autoridades internacional de depósito”.

En todo caso esas instituciones deberán reunir las siguientes condiciones.

“A) ser de carácter permanente,

B) no depender del control de los depositantes,

C) Disponer del personal y de las instalaciones adecuadas para comprobar la pertinencia del depósito y garantizar su almacenamiento y conservación, sin riesgo de contaminación.

D) brindar medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del material biológico.

De los artículos anteriores se deduce que nuestra ley de patentes comprende a las invenciones biotecnológicas y si bien Uruguay no ha ratificado el Tratado de Budapest28, prevé el depósito de

28

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/budapest.pdf- Estados contratantes del T. Budapest y Lista de Autoridades de Depósito.


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microorganismos en instituciones reconocidas por éste.

7- Estructura General De Un Documento De Patente.

8.1-El documento de patente para invenciones en cualquier campo de la tecnología, incluyendo en Biotecnología, consta básicamente de tres partes:

- Datos bibliográficos, donde figura la información relativa al titular e inventores; números y fechas de prioridad, solicitud, publicación, concesión; título, resumen, y clasificación internacional de la invención.

- Memoria Descriptiva donde se revela toda la invención, los antecedentes conocidos por el inventor, su naturaleza, sus características y propiedades, por lo menos una forma de realización de modo que pueda ser reproducible, ejemplos, ensayos que permitan demostrar sus propiedades y su mérito inventivo.

- Capítulo Reivindicatorio. Que comprende un conjunto de cláusulas cuyo contenido se basa en la Memoria Descriptiva y que determinan el alcance de la protección conferida.29

En este último caso, la estructura general de un capítulo

29

Art. 35 Ley 17.164 - El alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarán de conformidad con la descripción y los dibujos.

reivindicatorio se encuentra estandarizada, normalmente incluye una o más cláusulas independientes (principales) que definen las características esenciales de la invención y otras cláusulas, dependientes que definen características o modos de realización particulares. Estas últimas a su vez pueden estar referidas o ligadas a cláusulas independientes o a otras dependientes. Las reivindicaciones pueden estar dirigidas a productos o a procedimientos pudiendo coexistir ambas en un mismo capítulo reivindicatorio. 8.2- A su vez, se pueden distinguir tres partes principales en el formato habitual de una reivindicación: -El preámbulo que define la invención y el estado de la técnica relacionado, donde se menciona las características conocidas que son necesarias para definir los elementos que se van a proteger, también puede aparecer el uso pretendido y el sector de aplicación. -La parte caracterizadora donde se detallan las características novedosas del objeto de la patente, siendo los aspectos nuevos que la invención agrega al arte previo y los que en combinación con las características mencionadas en el preámbulo, se desean proteger. Entre el preámbulo y la parte caracterizadora, se utilizan frases de transición tales como, “caracterizada/o por”, “que comprende”, “que consistente”, etc., las que relacionan una parte de la reivindicación con la otra y son importantes para indicar dónde


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termina el arte previo y comienza la invención así como para la interpretación global de la reivindicación. Es así que la estructura y el contenido de dicho capítulo reivindicatorio permite delimitar los aspectos de la invención que el titular pretende impedir que terceros fabriquen, vendan o utilicen, bajo pena de infracción. 8.3- Modelo de reivindicaciones Las solicitudes de patentes cuyo objeto de invención involucra productos y/o procesos biotecnológicos frecuentemente presentan reivindicaciones del tipo que se indica a continuación: -Secuencia de ADN caracterizada por presentar la secuencia X -Secuencia de ADN caracterizada por ser la Seq. ID NO X -Secuencia de aminoácidos que es codificada por la secuencia Y -Vector de expresión utilizado para transformar microorganismos (o células) caracterizado porque comprende la secuencia Z. -Proteína recombinante caracterizada por ser la Seq. ID NO Y. -Anticuerpo monoclonal anti J caracterizado porque comprende al menos las secuencias x e y -Microorganismo (bacteria, hongo, célula, etc.) caracterizado por contener la Seq. IN NO Z -Microorganismo (bacteria, hongo, célula, etc.) caracterizado por contener el vector de expresión H. -Microorganismo (bacteria, hongo, etc.) caracterizado por (características morfológicas o fisiológicas). - Kit de diagnóstico caracterizado

porque comprende el antígeno G En todos los casos cabe destacar que las secuencias representadas en los ejemplos como x,y, X,Y, Z, H y el antígeno G deben estar claramente definidos. Nótese que el carácter transversal de la Biotecnología y la diversidad de sectores en los cuales puede ser aplicada, también se ven reflejados en el capítulo reivindicatorio, dado que frecuentemente se utilizan los mismos modelos para los tres sectores considerados anteriormente en el párrafo 3. 8-Clasificación Internacional De Patentes30 Tanto a nivel nacional como internacional, para verificar que se trata de una creación nueva o que no haya sido reivindicada por otra persona, se debe examinar una enorme cantidad de documentos, por lo que surge la necesidad de sistematizar la información para facilitar la consulta.

A raíz del Arreglo de Estrasburgo se creó la Clasificación Internacional de Patentes (CIP)31, que prevé un sistema jerárquico de símbolos para clasificar las patentes y los modelos de utilidad considerando los distintos sectores de la tecnología a los que pertenecen.

En dicho sistema, la información se agrupa en ocho secciones A, B, C, D, E, F, G y H que se refieren respectivamente a, Necesidades

30

http://cip.oepm.es/ipcpub/?lang=es&menulang=ES 31

Arreglo de Estrasburgo de 1971, enmendado en 1979. En Uruguay entró en vigor en octubre de 2000


22

corrientes de la vida; Técnicas industriales diversas; Transportes; Química y Metalurgia; Textiles, Papel; Construcciones fijas; Mecánica, Iluminación, Calefacción, Armamento, Voladura; Física y Electricidad, las cuales se subdividen a su vez en clases, subclases, grupos y subgrupos abarcando diversas áreas de la tecnología.

Las invenciones biotecnológicas generalmente se encuentran clasificadas en las secciones A, C y G principalmente dentro de las siguientes áreas:32

*A01H-Novedades vegetales o procedimientos para su obtención; Reproducción de plantas por técnicas de cultivos de tejidos.

*A61K- Preparaciones de uso médico, dental o para el aseo.

-A61K 38/00 -Preparaciones medicinales que contienen péptidos.

-A61K39/00 -Preparaciones medicinales que contienen antígenos o anticuerpos.

-A61K48/00 -Preparaciones medicinales que contienen material genético que se introduce en las células del cuerpo vivo para tratar enfermedades genéticas; Terapia génica.

* C07K -Péptidos

*C12 - Bioquímica; Cerveza, Bebidas alcohólicas; Vino, Vinagre;

32

En los ejemplos, se incluye en algunos casos, el título de la clase, en otros el de la subclase, grupo o subgrupo, dependiendo del nivel más amplio en que se encuentren clasificadas las invenciones biotecnológicas.

Microbiología, Enzimología; Técnicas de mutación o de genética.

-C12M - Equipos para Enzimología o para Microbiología.

-C12N- Microorganismos o enzimas; composiciones que los contienen, propagación, cultivo, o conservación de microorganismos; Técnicas de mutación o de ingeniería genética; medios de cultivo.

-C12Q- Procesos de medida, Investigación o análisis en los que intervienen enzimas o microorganismos: composiciones o papeles reactivos para este fin. Procesos para preparar estas composiciones; Procesos de control sensibles a las condiciones del medio en los procesos microbiológicos o enzimáticos.

-C12S- Procedimientos que utilizan enzimas o microorganismos para liberar, separar o purificar un compuesto o una composición preexistentes; Procedimientos que utilizan enzimas o microorganismos para tratar textiles o limpiar superficies de materiales sólidos.

-C12P- Procesos de fermentación o procesos que utilizan enzimas para la síntesis de un compuesto químico dado o de una composición dada, o para la separación de isómeros ópticos a partir de una mezcla racémica.

-C02F- Tratamiento del agua, agua residual, de alcantarilla o fangos.

--C02F 3/00 - Tratamiento biológico del agua, agua residual o de


23

alcantarilla.

--C02F9/14 - Tratamiento en varias etapas del agua, agua residual o de alcantarilla. Siendo por lo menos una de las etapas un tratamiento biológico

--C02F 11/00 -Tratamiento de los fangos; Dispositivos a este efecto.

--C02F 11/02 -Tratamiento biológico.

--C02F 11/04 -Tratamiento anaerobio; Producción del metano por tales procesos.

*G01N 33/50 Investigación o análisis de materiales por determinación de sus propiedades químicas o físicas. Análisis químico de material biológico, p. ej.de sangre, de orina; Investigación o análisis por métodos en los que interviene la formación de uniones bioespecíficas con grupos coordinadores; Investigación o análisis inmunológico.

Este tipo de clasificación no sólo es de utilidad para la búsqueda de información, a los efectos de la evaluación de solicitudes de patentes o para informes sobre el estado de la técnica con respecto a un tema de interés, sino también para la elaboración de estadísticas capaces de transmitir una idea global del progreso de la tecnología en los diferentes sectores.

9- Algunos Datos Estadísticos Relacionados Con Patentes De Invención En El Área De Biotecnología.

Según las estadísticas de la OMPI y conforme a los datos globales

publicados sobre solicitudes de patente por sector de la tecnología entre 1990 y 2007, se observa que en 1990 se presentaron 16.003 solicitudes de patente en el área de Biotecnología, manteniéndose en aumento hasta el año 2002 con un pico de 40.109 solicitudes, para luego decrecer a 33.930 en el año 200733 lo que da un porcentaje de crecimiento negativo (de -1.5%) entre 2003 y 200734.

En nuestro país, según datos extraídos por CIP C12N y C07K, entre los años 2000 y 2006 las solicitudes de patente en el área de biotecnología representaban, en promedio, un 5% del total de solicitudes al año.

Con respecto a solicitudes de patentes en dicha área, presentadas con anterioridad al año 2000, la información disponible revela que existen patentes concedidas35 en este campo, muchas de ellas ya en el dominio público, por lo cual podría ser un dato a recoger en el caso de que se requiera la utilización de tecnologías comprendidas en dichas patentes como base para el desarrollo y el crecimiento de la Biotecnología en nuestro país.

Bibliografía

1-Convenio sobre la Diversidad Biológica.

33

Puesto que a una solicitud de patente normalmente se le asigna más de un símbolo de la CIP, la suma de las solicitudes presentadas por sector es mayor que el número total de solicitudes presentadas. 34

http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/941_2010.pdf 35

L.Glisenti- DNPI-Informe 04/08/2006 y 24/06/2008


24

2-Tratado sobre la Protección de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 3- Convención de Paris. 4-Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 5-Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998. Protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. 6-Ley de Patentes 17.164 7-Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. 8- Biotecsur- Documento Nro. 5: Catálogo de Patentes sobre Biotecnología en el Mercosur. 9- Gabinete Productivo- Cadenas de Valor (I) y(II) 2010, p.25-27 10- Gabinete Productivo -Medidas para el desarrollo de las Cadenas de Valor 2010 11- Asociación de Química y Farmacia- Revista Diciembre 2010, p.33-36, p.39-40. 12-E.Iáñez Pareja –Introducción a la Biotecnología Instituto de Biotecnología Universidad de Granada. 13-Brock- Biología de los Microorganismos 8ª Ed. 14- Dr. Carlos Correa -Jurisprudencia Argentina-2008- III BS.AS. 23/07/2008ISBN978-950-20-1843-0/Fascículo Nº4


25

Análisis De La Cooperación

Entre Uruguay Y El Resto Del Mundo

Mediante Indicadores De Patentes

María Laura Glisenti Cheveste

Trabajo realizado para la Materia Cooperación Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Maestría en Gestión de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

Montevideo, diciembre 2010

Este trabajo tiene el propósito de analizar las actividades de cooperación entre Uruguay y el resto del mundo, teniendo en cuenta las actividades en Propiedad Intelectual llevadas adelante, así como las patentes uruguayas presentadas; especialmente las que surgen de la colaboración con otros países.

Para el análisis de patentes se han consultado las bases de datos de la Oficina Uruguaya de Patentes (DNPI), la World Intellectual Property Office (WIPO) y la European Patent Database (EPO), recabando información para el período 2000-2009.

Los resultados del estudio revelan que, pese a que existe cooperación científica entre Uruguay y otros países, las acciones con posible proyección de mercado que se han emprendido en los últimos años no han redundado en la generación de patentes.

1. Introducción:

1.1. Vinculación internacional En Uruguay, la creación de la

ANII ha contribuido a centralizar y concretar actividades de cooperación internacional en el ámbito científico, tecnológico y social, buscando sumar esfuerzos, capacidades y financiación para

poder conseguir objetivos y resultados que serían imposibles o de más difícil consecución si se procuraran individualmente por los investigadores, grupos de investigación, o instituciones.

Tal como lo muestra el siguiente Mapa de Vinculación Internacional, en la actualidad son varios los países con los que Uruguay mantiene vínculos para la cooperación. Se visualiza actividad con el Mercosur, Latinoamérica, Europa, Corea, China, Israel, Canadá, así como con organismos mundiales de financiación. Los planes como país, incluyen profundizar los vínculos ya establecidos, privilegiando la cooperación a nivel de MERCOSUR y latinoamericano; y continuar la ejecución de aquellas oportunidades ya concretadas "extra región" como es el caso de Israel, China, Corea, España y Austria. La continuidad de las ejecuciones vigentes alcanza al Programa Innova Uruguay, el Programa Regional de Emprendedorismo e Innovación en Ingenierías; AMSUD-PASTEUR y STIC-MATH AMSUD Y VERTEBRAL ALCUE de ALFA 111; así como dar cumplimiento al rol que se asignará a la ANII en 2009 de Organismo Gestor "Iberoeka" (OGI).


26

GRAFlCO 1: Mapa de Vinculación Internacional.36

36

Fuente: Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Cooperación Internacional y Relaciones Institucionales. http://www.anji.org.uy/web/pagi nas/cooperacion-internacionaI-y-relaciones-institucionales


27

1.2. Exportaciones

Además de las vinculaciones mencionadas, exclusivas de relacionamiento técnico financiero; el Uruguay mantiene relaciones comerciales con los países extranjeros.

Según el Informe de las Exportaciones de Uruguay clasificadas por contenido tecnológico, publicado por Uruguay XXI: Promoción de Inversiones y Exportaciones en mayo de 2010; las exportaciones de Uruguay, clasificadas en base a su contenido tecnológico, muestran un incremento constante en los últimos años en las Manufacturas de Contenido Tecnológico Alto que

podrían ser generadoras de patentes. El crecimiento en 2008 fue del 41%, mientras que en el 2009 del 12,5%.

Dentro de esta categoría, el 93% pertenece a "Productos farmacéuticos". Siendo los medicamentos constituidos por productos mezclados, el principal producto con el 48% de lo exportado por esta categoría. Lo siguen en orden de importancia, "Aeronave y sus partes", "Productos Químicos Orgánicos", "Máquinas y Aparatos Eléctricos" e "Instrumentos y Aparatos de Óptica, Fotografía o Cinematografía".

GRÁFICO II. Evolución de exportaciones de Manufacturas de Contenido Tecnológico Alto,

2000-2009 (en Miles de U$S)

A pesar del crecimiento observado y de las acciones para el desarrollo científico - tecnológico llevadas adelante por el país; las exportaciones de productos con alto contenido tecnológico, tienen un bajo peso relativo en las exportaciones totales de Uruguay, representando 1.6% en el año 2000, y pasando a 2.3% en el 2009.

Los países del Mercosur tienen una incidencia importante en los destinos de exportación de los mencionados productos, ubicándose Brasil en el primer lugar en el año 2010. El segundo destino de exportación fue la Zona Franca de Nueva Palmira y Argentina fue el tercero.


28

De lo que Uruguay exporta al MERCOSUR, el 38% fueron "Manufacturas con contenido tecnológico", mientras que las exportaciones al resto del mundo de esta misma clasificación fueron tan solo de un 14%.

En contraposición a esto, el 68% de los productos que Uruguay exporta al MUNDO, son "Productos Primarios", y de los que exporta al MERCOSUR solo el 30%.

La siguiente tabla muestra las exportaciones en 2010 por zonas geográficas:

1.3. Propiedad Intelectual y Patentes

En lo que tiene que ver con el objetivo de este trabajo: propiedad intelectual y patentes; se están llevando a cabo actividades para fomentar el uso de la información tecnológica y el patenta miento. Las mismas son lideradas por la ANII con la participación de las instituciones involucradas en la materia:37

Portal Timbó - Acceso Universal a Bases Bibliográficas Internacionales y de Patentes Durante 2008 la ANII

implementó, el sitio web denominado Portal TIMBO (www.timbo.org.uy). en el marco de la promoción y apoyo a los diferentes ámbitos de investigación e innovación. Este portal posibilita el

37

Fuente: Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Plan Operativo Anual 2010. http://www.anii.org.uy/web/static/pdf/POA_ANII_2010.pdf

acceso gratuito, tanto a investigadores como instituciones de investigación de todo el Sistema Nacional de Innovación, a las principales fuentes de publicación online, con las cuales la ANII se encuentra firmando acuerdos. Este acceso tiene un fuerte componente tecnológico que posibilita al investigador, por ejemplo, acceder de forma transparente a los contenidos publicados por ELSEVIER, IEEE, Springer, y otras, siempre y cuando el sujeto se encuentre acreditado o la institución desde la cual navega se encuentre validada.

Bienes Públicos Regionales En el año 2008, la Dirección

Nacional de Propiedad Industrial inició contactos con sus homólogos de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Surinam, para presentarse al llamado "Bienes públicos regionales" del BID FOMIN. Se elaboró un proyecto regional denominado "Sistema de Cooperación sobre aspectos de información operacional y de propiedad industrial". Este proyecto tiene como objetivo general desarrollar la infraestructura y los procedimientos necesarios que permitan que las oficinas de marcas y patentes nacionales puedan intercambiar la información técnica que generan. La propuesta resultó precalificada y el proyecto se encuentra en ejecución.

Difusión y Capacitación en Propiedad Intelectual La ANII participa en el

fortalecimiento de capacidades en PI del sistema de CTI a través de la creación de la Red Uruguaya de Propiedad Intelectual y el dictado en


29

forma conjunta con otras instituciones (OMPI, DNPI, UDELAR) de seminarios de interés. Algunos temas propuestos son: Patentes en el área de Biotecnología, Valuación de activos intangibles, Búsqueda de Información Tecnológica y Redacción de Patentes. Se buscará coordinar con OMPI el cofinanciamiento de estas actividades.

Acuerdos en Propiedad Intelectual a. Acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)

Durante el año 2009 se hicieron contactos con OMPI a los efectos de obtener apoyo para el acceso a Bases de Datos de Patentes on line, así como recursos para la organización de seminarios de capacitación y/o pasantías o estancias de trabajo en oficinas de propiedad intelectual. b. Acuerdo con la Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) Durante el año 2009 se suscribió un convenio marco de colaboración con KIPO incluyendo las siguientes actividades:

o Servicios de búsqueda del

estado del arte para proyectos de I&D y búsquedas de marcas.

o Intercambio de información técnica en todas las áreas de Propiedad Intelectual como por ejemplo asignación de la codificación internacional, digitalización de documentos de patentes, sistemas de

información así como sistemas de gerenciamiento.

o Actividades académicas y de entrenamiento relacionadas con Propiedad Intelectual.

2. Metodología

Los indicadores más utilizados para establecer la capacidad de desarrollo de nuevas tecnologías o la capacidad de innovación de un país son los indicadores basados en patentes (Narin, 1994; Pavitt, 1985). Estos indicadores se obtienen a partir del estudio de la información recogida en los documentos de patentes.

Estos indicadores también permiten analizar la colaboración tecnológica entre distintas regiones, entendiendo esta colaboración como las relaciones que se establecen entre titulares o inventores de distintos países (Guellec et al., 2001).

La determinación de la producción tecnológica de Uruguay se ha realizado mediante búsquedas y descargas de información de las bases de datos de la Oficina Uruguaya de Patentes, de la World Intellectual Property Office (WIPO)38 y de la European Patent Database (EPO)39.

Las estrategias de búsqueda utilizadas se han ajustado al período 2000-2009.

El estudio de las temáticas de las patentes se ha realizado siguiendo la Clasificación Internacional de Patentes.

Los indicadores utilizados han servido para el análisis de las solicitudes y patentes uruguayas y, entre éstas, las patentes en colaboración con el resto del

38

http://www.wipo.int/pctdb/en/ 39

http://ep.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP


30

mundo. Dichos indicadores comprenden:

1. Número de documentos de patentes de Uruguay en colaboración con extranjeros. Distribución geográfica.

2. Perfil tecnológico de las patentes en colaboración entre Uruguay y otros países.

3. Evolución del número de documentos de patentes presentados en Uruguay.

4. Porcentaje de documentos de patentes presentados en Uruguay por nacionales, con respecto al total.

3. Resultados

3.1. Analisis En Base De Datos De WIPO

La base de datos de la WIPO, contiene solicitudes presentadas bajo el tratado PCT40 del cual Uruguay no es parte, por lo tanto los nacionales uruguayos deben asociarse con solicitantes de países que pertenezcan al tratado. El PCT se aplica solamente a solicitudes de patentes, no existiendo la posibilidad de conceder patentes a través del mismo.

Para el interés de este trabajo, la base de datos existente on line permite realizar la búsqueda según la nacionalidad de los solicitantes, y también según la dirección de los inventores.

Al realizar la búsqueda según solicitantes de nacionalidad uruguaya, aparecen 243 solicitudes de patentes presentadas entre los años 2000 y 2009, respondiendo a la tendencia representada en el Gráfico siguiente:

40

Patent Cooperation Treaty

De esta gráfica se visualiza que

el número de solicitudes de patentes presentadas vía PCT con participación de solicitantes uruguayos; si bien es escaso - con un máximo de 37 en el año 2008-, el mismo se viene incrementando de manera continuada.

Para el resto de Latinoamérica se observa lo siguiente, encontrándose Uruguay en el lugar 10 de los países que mas presentan solicitudes de patentes internacionales:

En cuanto a los países con los cuales Uruguay realiza presentaciones de solicitudes de patentes como cotitular; se visualiza que la gran mayoría ha sido en conjunto con solicitantes de Estados Unidos (38%). El resto se reparte entre Europa, Latinoamérica, Israel y Australia de acuerdo al siguiente gráfico:


31

Dentro de Europa, los nacionales con los que Uruguay presenta solicitudes de patentes, provienen de Alemania, España y Francia.

Dentro de Latinoamérica, lidera Brasil con 30%, seguido de Chile, Ecuador, Colombia y México.

Las principales empresas cotitulares pertenecen a los países identificados anteriormente: USA, Australia e Israel.


32

En cuanto al sector de la técnica donde se han presentado las solicitudes de nacionales uruguayos; las 10 principales áreas han sido las siguientes:

Se podría afirmar que 7 de los 10 principales sectores están relacionados con la industria farmacéutica, representando el 55% de las solicitudes.

Al analizar según los inventores cuya dirección sea en Uruguay, se recuperan 310 solicitudes de patentes:

Al igual que con los titulares

de nacionalidad uruguaya, se observa un incremento en la participación de inventores

uruguayos en las solicitudes de patentes PCT en el período analizado.

En cuanto a las nacionalidades de los solicitantes de estas patentes, se observa USA en primer lugar seguido por Uruguay, Alemania, Australia, España, Francia, Israel, Suiza y Brasil; al igual que en el caso de los solicitantes. 3.2. Análisis En Base De Datos De EPO

La base de datos de la EPO contiene solicitudes de patentes presentadas en todo el mundo, así


33

como también las patentes que han sido concedidas.

Al realizar la búsqueda según solicitantes uruguayos, aparecen 974 documentos de patentes y 920 con inventores uruguayos, publicadas entre los años 2000 y 2009; respondiendo a las tendencias representadas en los Gráficos siguientes.

La diferencia en las cantidades recuperadas en WIPO y EPO se explica por varios motivos: EPO publica solicitudes equivalentes (la misma solicitud presentada en diferentes países), EPO publica patentes concedidas (la solicitud presentada se mantiene publicada), EPO publica documentos de modelos de utilidad (no solo de invención). 3.3. Análisis En Base De Datos De La DNPI - Uruguay.

La base de datos de la DNPI contiene solicitudes de patentes presentadas en Uruguay, así como también las patentes que han sido concedidas. El criterio de búsqueda

permitido es por la nacionalidad del solicitante, no pudiendo ingresar por el inventor. La fecha ingresada es la de solicitud de la patente y no la de publicación como en los casos anteriores.

En el año 2009 se presentaron 780 solicitudes de patentes de invención, 29 de ellas pertenecientes a solicitantes nacionales, lo que representa el 3.7% del total. En los años anteriores la incidencia de las solicitudes presentadas por nacionales fue de entre 4 y 9%. 4. Conclusiones

Si bien se trata de un número escaso, la tendencia en aumento de la participación de solicitantes e inventores uruguayos en la presentación de solicitudes PCT; estaría indicando una mayor participación de investigadores e inventores uruguayos en el desarrollo de tecnologías innovadoras que ameritan la protección de la patente a nivel internacional.

Los indicadores referentes a la cantidad relativa de solicitudes nacionales frente a las extranjeras presentadas en la DNPI (6%), ponen de manifiesto una escasa actividad generadora de patentes en Uruguay. Lo mismo se percibe al analizar el número de solicitudes


34

presentadas en el extranjero por nacionales uruguayos.

Estos hechos permiten comprobar la falta de una cultura patentadora y de una política de cooperación tecnológica con entidades públicas o privadas extranjeras que redunde en la generación de patentes. Los acuerdos tecnológicos con posible proyección de mercado que se han emprendido no han sido ámbitos generadores de patentes.

Es de esperar que, mediante las acciones iniciadas en los últimos años, esta cultura existente en los uruguayos evolucione hacia la incorporación de las herramientas de la propiedad intelectual para valorizar las investigaciones e innovaciones desarrolladas, y su inserción en el mercado.

La tendencia en los sectores de la técnica, con un 55% relacionado con la industria farmacéutica estaría de acuerdo con la preponderancia en las exportaciones de este sector observada en los últimos años.

La aglomeración de patentes en este sector estaría indicando la coherencia entre las políticas de desarrollo de país productivo implementadas en los últimos años, que ha puesto al sector farmacéutico dentro de las prioridades del gobierno. 5. Bibliografía GUELLEC, D. Y POTIELSBERGHE DE LA POTTERIE, B. (2001): "The internationalization of technology analyzed with patent data", Research Policy, 30. NARIN, F. (1994): "Patent Bibliometrics", Scientometrics, 30 (1). PAVITI, K. (1985): "Patent statistics as indicators of innovative activities:

possibilities and problems", Scientometrics, 7 (1-2).


35

Las Indicaciones Geográficas Y Su

Importancia Económico Comercial

Blanca Muñoz González

OBJETO

Con este trabajo se pretende contribuir en la promoción de la importancia económica que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, le atribuyen a un producto determinado. Estos transmiten un mensaje, permitiendo que el potencial cliente tome conocimiento del lugar de donde proviene el producto o donde se ha efectuado su elaboración. También identifican al productor que, pensando en los consumidores ofrecen un producto de calidad garantizada por el estricto control de Consejos reguladores, que velan por el cumplimiento de rigurosos parámetros de producción y calidad.

Día a día surgen consumidores más exigentes y productores más concientizados, que contribuyen en la mejora económica y social de los países que ven estas medidas como una forma de mejorar sus políticas económicas y sociales, estimulando la producción, valoración y promoción de los productos, obteniendo nuevos mercados.

De esta manera los productos que identifican una determinada procedencia, adquieren un prestigio tal que le proporcionan un importante valor

agregado, convirtiéndose así en un mecanismo que contribuye al progreso económico y social.

No obstante, debe existir una concordancia entre la legislación aplicable y una correcta estrategia empresarial, a los efectos de que no se vean vulnerados los derechos e intereses nacionales.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se estructurará en seis capítulos.

Capítulo I: Se esboza una breve reseña histórica a los efectos de conocer el origen de las indicaciones geográficas y los términos vinculados a las mismas, así como la importancia que fueron adquiriendo con el transcurso del tiempo.

Capítulo II: Se exponen las diferentes definiciones que se han incorporado en los Tratados y Acuerdos, analizados en este trabajo.

Capítulo III: Desarrollo de la legislación internacional.

Capítulo IV: Análisis de la legislación del punto de vista regional y nacional.

Capítulo V: Ejemplo de legislación aplicada, caso concreto.


36

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones.

CAPÍTULO I BREVE RESEÑA HISTORICA

La preocupación por parte de los productores de proteger los productos agroalimentarios originarios de una región o localidad determinada, es tan antigua como el comercio. Ejemplos de ello se encuentran contenidos en la Biblia y refieren a vinos, como los de ANGADDI, de BAAL-HAMMON, o los de SAMOS, CRETA, EGIPTO y THASOS de Grecia. Esta preocupación aumentaba en aquellos períodos en los que mermaba la oferta de los productos, tal es el caso de la vid, como sucedió durante el siglo XIX, que a consecuencia de la filoxera se vio disminuida la producción de vinos europeos, por el destrozo producido en los viñedos.41

En tanto, el desarrollo económico y comercial de la humanidad, hizo que entre los artesanos surgiera la necesidad de crear una forma de identificar a sus productos para volcarlos al mercado, sin que esto significara una pérdida de identidad.

Así el nombre geográfico de la región, procedencia del producto, llega a confundirse con éste, surgiendo el concepto de designación geográfica como consecuencia de la realidad histórica, cultural, económica y social. Esta situación llevó a crear formas de protección para reglamentar las controversias que surgían entre quienes sustentaban un derecho adquirido, sobre el

41

Girardeau, (Publicación de la OMPI N° 764)

producto obtenido a partir de las condiciones climáticas, los tipos de suelos o las formas de cultivarlos. En contraposición se encontraban aquellos que sin derecho pretendían apropiarse de estas denominaciones con el fin de obtener un provecho injusto.42

Es así que, los Estados con la finalidad de proteger a sus nacionales comienzan a elaborar normas que contemplen tales situaciones, por ello, en el año 1878 en la Exposición Universal de París, fue presentado el primer proyecto a los efectos de fundar la “Unión General para la Protección de la Propiedad Industrial”, que establece como procedimiento reuniones anuales con el fin de resolver cuestiones del comercio internacional. El texto de dicho proyecto no colmó las expectativas de los Estados, al entender algunos que era insuficiente la protección pactada. No obstante, en el año 1883 se incorporó el concepto de nombres geográficos en el ámbito de la propiedad intelectual en el primer tratado internacional, denominado Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP).

En el año 1884, el Convenio de la Unión de París entró en vigencia en 14 Estados. En sucesivas reuniones se intentó efectuar modificaciones, las que se vieron plasmadas en el Acuerdo o Arreglo de Madrid de 1891.

43

42

GRANADOS, Leonardo. “Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. Un aporte para su implementación en Costa Rica”-IICA-PRODAR-MAG-CNP. Disponible en la web: www.iica.int/Esp/organización/TLGC/Agroindustria/Documentos%20Agroindustria%20 Rural/ig_lgranados 43

BARCO ROYO, Emilio. “La incidencia de la localización y deslocalización” Revista Noviembre-Diciembre 2007. Disponible en la web: www.mercasa.es/nueva/revista/08_dyc_96/php-.


37

El CUP ha sido objeto de varias revisiones, llevándose a cabo la última en Estocolmo, el 14 de julio de 1967 y siendo enmendado el 28 de setiembre de 1979.

El 14 de abril de 1891, como consecuencia de lo acordado en la Conferencia de Roma de 1886, se aprueba el Acuerdo o Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, siendo revisado en Bruselas en el año 1900, Washington en 1911, en la Haya en 1925, en Londres en 1934, en Niza en 1957 y su última revisión en Estocolmo en 1967.

Si bien este Acuerdo alude a las indicaciones de procedencia, en realidad podría considerarse que protege las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.

Cabe destacar, que el Acuerdo de Madrid y el Convenio de París fueron los primeros acuerdos internacionales en referirse a las indicaciones geográficas de forma general.

Posteriormente, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas fueron objeto de un nuevo tratado que le confirió una protección internacional más concreta, el Arreglo de Lisboa, adoptado el 31 de octubre de 1958, y firmado por 17 Estado europeos, con el objeto de proteger a las denominaciones de origen y su registro internacional.

El mencionado Arreglo fue revisado el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de setiembre de 1979.

Es de hacer notar, que los términos que nos ocupan fueron

utilizados en un principio en zonas de Europa, de ahí que también la Comunidad Económica Europea, a través de su Consejo haya regulado las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios en su Reglamento CEE N° 2081/1992y el N° 2082/1992, de fecha 14 de julio de 1992. El Reglamento mencionado en primer lugar fue modificado por el Reglamento CEE N° 535/1997 del 17 de marzo de 1997.44

Finalmente, en 1994 la OMC, logró un acuerdo entre sus miembros, denominado “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio” (ADPIC), el cual define a las indicaciones geográficas con el fin de protegerlas frente a indicaciones engañosas en cuanto a su origen y actos de competencias desleal.

CAPÍTULO II DEFINICIONES

Como se viene de expresar las Indicaciones Geográficas surgen, como una necesidad de identificar el origen de los productos que el hombre producía.

Existen al respecto un conjunto de factores que contribuyen a la tipicidad de las indicaciones geográficas, como son: el territorio, la tradición y el hacer humano.

Territorio: comprende los espacios en que se produce un producto incluyendo clima, suelo, flora, diversidad de plantas

44

(43) Ibidem


38

cultivadas, lo que da como resultado un producto determinado con características propias.

La tradición: son las prácticas mejoradas con la experiencia adquiridas de los antepasados, a las que se le suman las costumbres del lugar.

Hacer humano: consiste en el saber hacer, que también está comprendido en el concepto de tradición.

En definitiva, la tradición vinculada al territorio y al origen del producto si bien siempre es variable, permite obtener un producto con características propias fácil de identificar.

Estos factores mencionados precedentemente, hacen difícil encontrar una única definición para referirse al concepto de indicación geográfica o denominación de origen. A dicha dificultad se suma la variedad de vocablos empleados, para referirse a estos conceptos.

Con el fin de lograr una mayor adhesión para alcanzar una protección internacional de estas figuras, es que se trató de encontrar un término que contemplara todas las expresiones utilizadas, en referencia al origen geográfico de determinado producto o servicio. Además el término “origen geográfico”, coexiste con el de “origen regional o nacional”. Por ejemplo, la Unión Europea, utiliza para los productos agrícolas y alimenticos las expresiones “Denominación de Origen Protegida” DOP e “Indicación Geográfica Protegida” IGP.

En España, diversas Comunidades Autónomas desarrollaron signos referidos a la

Procedencia de Productos regulados a nivel nacional, como por ejemplo “Producto Gallego de Calidad”.45

Todas estas expresiones sirven para identificar el lugar de procedencia de los productos o de los servicios ofrecidos en el mercado.

Por contraposición a lo manifestado anteriormente, aparecen las indicaciones genéricas que son empleadas para designar una población, un país o parte de éste, no siendo aplicables como signo distintivo, por lo que no sería pasible de protección internacional.

También puede suceder que el reiterado uso social y comercial de determinadas expresiones induzcan a error respecto al lugar geográfico de procedencia, pudiendo impedirse esta situación efectuando un control sobre el mercado.46

Cabe destacar que la relación existente entre producto y región determinada, con la posibilidad de impedir la utilización de una denominación de origen, le proporciona el carácter distintivo que como signo permite diferenciarlo de otros, razón por la cual se incluye en el derecho de propiedad industrial.

El hecho de que una denominación de origen implique una calidad y sirva para indicar una procedencia, es razón suficiente para que se encuentre protegido por el derecho de propiedad industrial.

En tanto, hay quienes opinan que esta doble condición basta para considerarla un instituto independiente. Al respecto

45

BUGALLO MONTAÑO, Beatríz “Propiedad Intelectual”. Fundación Cultura Universitaria-1ª.Edición Octubre 2006 46

(46)Ibidem


39

entienden que, la denominación de origen no confiere al titular un derecho particular y exclusivo, sino que todos aquellos cuyos productos reúnan los requisitos exigidos por la legislación, tienen derecho a utilizarla.

Es entonces, que para algunos tales características confieren la tónica necesaria para que sean los gobiernos quienes tengan mayor interés en su protección, convirtiéndose para ellos, en otra prueba de que las denominaciones de origen no forman parte de la propiedad industrial. 47

CAPÍTULO III MARCO LEGAL INTERNACIONAL

Como viene de expresarse ut-supra el interés en proteger las indicaciones geográficas a nivel internacional, surge a fines del siglo XIX. Al respecto, se suscriben dos tratados internacionales: el Convenio de la Unión de París, el cual se refiere a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen, sin definirlas; y el Arreglo o Acuerdo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas de las Mercancías.

3.1- CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS

Este Convenio en su artículo 1° numeral 2 dispone: “La propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicios, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o

47

(43)Ibidem

denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”. Se puede observar que en este Tratado no se establecen conceptos sobre que debe entenderse por indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, dándose la ambivalencia de términos para referirse a las indicaciones geográficas o designaciones geográficas y denominaciones de origen. No obstante, cabe señalar que ambas figuras son protegidas internacionalmente al considerarlas como instituciones de la propiedad industrial.

La figura de la competencia desleal, también se encuentra incluida en el artículo 10 bis de éste Convenio, el cual se establece como norma básica internacional para su defensa.

Por su parte, el artículo 10 numeral 1 del CUP, utiliza la terminología “Indicación falsa”, en relación a la procedencia del producto o a la identidad de los productores, fabricantes o comerciantes.48

En este sentido, establece sanciones (al expresar) que deberían aplicar los Estados Miembros: “a todo producto que lleve falsamente como indicación de procedencia el nombre de una localidad determinada, cuando esta indicación esté unida a un nombre comercial ficticio o adoptado con una intención fraudulenta”.49

No obstante, ha sido criticado este artículo en la medida de que no resultan eficaz las sanciones establecidas para la protección de las denominaciones geográficas de los productos, en el entendido de que son de índole administrativas.

48

Ver artículo del CUP 49

(44) Ibidem


40

3.2 ARREGLO O ACUERDO DE MADRID REFERENTE A LA REPRESIÓN DE LAS INDICACIONES FALSAS DE PROCEDENCIA EN LAS MERCANCÍAS

De igual forma el Arreglo de Madrid, de 1891, emplea el mismo léxico en relación a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos. Si bien, en ninguno de los dos tratados aparece una definición de “indicación de procedencia”, el Artículo 1 del Arreglo antes mencionado establece: “Todo producto que lleve una falsa indicación por la cual uno de los países a que se aplicare el presente Arreglo, o un lugar situado en uno de ellos, se indicara directa o indirectamente como país, o lugar de origen, se decomisará cuando se importe en cada uno de dichos países.”

En este sentido, podría interpretarse que nos encontramos ante una indicación de procedencia, cuando estamos en presencia de una indicación que relaciona a un país o un lugar ubicado en ese país, respecto de determinado producto, esto es, que el término indica el origen geográfico del producto, por ejemplo “made in”, etc.

El artículo mencionado también establece sanciones por el uso de indicaciones de procedencia que puedan resultar engañosas o falsas.

Por su parte, el artículo 3 bis de este Arreglo establece sanciones para el caso del uso de indicaciones falsas o engañosas en la publicidad.

3.3- ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL

Por oposición a lo que disponen el Convenio de París y el Arreglo de Madrid, este Arreglo presenta un régimen de protección más estricta, en lo que tiene que ver con las denominaciones de origen.

El artículo 2 numeral 1 define a la denominación de origen en los siguientes términos: “Se entiende por denominación de origen en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

Surge de esta definición que una denominación de origen es una categoría específica comprendida dentro de la indicación de procedencia (que sería el género) caracterizada por su calidad y atributos propios del origen que la distingue. Ello es así porque, para que un producto sea protegido como denominación de origen necesariamente debe poseer una calidad y características propias de su origen, como por ej. “Tequila” para licores.50

En resumen, esta definición exige que una denominación geográfica debe contener:

a) un nombre geográfico, b) que sirva como

designación del origen geográfico, c) que las cualidades del

producto provengan principalmente

50

Simposio sobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas-OMPI y DNPI. 28 y 29/11/2001


41

del medio geográfico (incluidos factores de la naturaleza y de la mano del hombre).

El Arreglo de Lisboa en su artículo 6 prevé: “Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen”.

Ello significa que, este Arreglo crea un sistema internacional de protección, siempre y cuando esa denominación haya obtenido protección por aplicación de la normativa nacional de uno de los Estados partes en dicho tratado.

Se le han realizado críticas por entenderse que este Arreglo contiene normas rígidas, ya que exige a los países Miembros que quieren beneficiarse del mismo, adaptar su legislación a las normas de éste.

3.4 ACUERDO SOBRE LOS APECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

El tema de las indicaciones geográficas fue incorporada como tema en el Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y el Comercio (GATT), con la finalidad de encontrar un sistema para solucionar controversias que surgieran entre los contratantes, puesto que la única solución que preveían era la competencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ante conflictos suscitados entre dos o más Estados, por la

interpretación o aplicación del Convenio.51

El ADPIC, fruto de las sucesivas reuniones del GATT, suscrito en Marrakech el 15 de abril de 1994, constituye uno de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, dado que fue firmado por 135 países que son miembros de la misma. Mediante el mismo se ha logrado una mayor participación de sus miembros con la implementación e inclusión de esas figuras en su legislación nacional, obteniendo un mayor grado de protección internacional.52

La Organización Mundial del Comercio como resultado de las reuniones celebradas por la Unión Europea, incorpora el concepto de “indicación de origen geográfico” o “indicación geográfica”, como una nueva categoría de derecho de propiedad intelectual, dentro del ADPIC. En este sentido, la OMC emplea estos términos para aludir a bienes de origen geográfico usados por los estados Miembros para referirse a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, definidos en la legislación nacional de cada uno.

El ADPIC recoge la preocupación, que los países Miembros como exportadores

51

“Durante 1995 el GATT de 1947, año en que vio la luz en

Ginebra, coexistió con la OMC, vale decir, que recién

a partir del 1° de enero de 1996 el GATT fue

absorbido por la OMC. Al 7 de noviembre de 1994,

las partes contratantes del GATT ascendían a 124

países más 16 en cuyos territorios se aplicaba el

Acuerdo General y que, habiendo adquirido la

independencia continuaron aplicándolo de facto en

espera de fijar definitivamente su política comercial.

El Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue el resultado de las complejas y arduas negociaciones de la Ronda Uruguay, considerada como la negociación mundial más compleja que registra la historia, que insumieron más de siete años. El 15 de diciembre de 1993, los negociadores acordaron un texto cuyo proceso de revisión jurídica finalizó el 31 de marzo de 1994 y el 15 de abril de 1994 se firmó en Marrakech el Acta Final …”. (El derecho de autor y los derechos conexos en el acuerdo sobre los ADPIC (o TRIPS). Lipszyc, Delia. La Ley 1996-E, 1395 52

Ibidem (43)


42

plantean, ante la eventual pérdida de valor agregado de sus productos y alimentos agrícolas protegidos como indicaciones geográficas.

Este Acuerdo establece también dos niveles de protección según el bien sujeto a la misma:

a) bienes distintos a vinos y bebidas espirituosas (art.22),

b) protección adicional exclusiva para vinos y bebidas espirituosas (art. 23).

El artículo 22.1 prevé: “A los efectos de lo previsto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario de un territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.

Si bien el fundamento de esta norma se encuentra recogido en el artículo 2 del Arreglo de Lisboa, se aprecian ciertas diferencias entre ambos.

En efecto, el mencionado artículo del Arreglo de Lisboa, define la denominación de origen, como “la denominación geográfica de un país, o de una localidad que sirva para designar un producto…”. Dicho artículo no prevé como signo un nombre no geográfico y en cuanto a la calidad y características requeridas del producto deben provenir del medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos. Sin embargo, los signos que constituyen nombres no geográficos quedarían comprendidos en la definición que el artículo 22.1 del ADPIC esboza de la indicación geográfica.

Ahora bien, atendiendo a las definiciones de indicación de procedencia, denominación de origen e indicación geográfica, se

puede apreciar que la categoría “indicación de procedencia” resulta más amplia, por lo que ella sería el género, dado que contiene las categorías de “indicación geográfica” y “denominación de origen”, que serían las especies.

Es así que las indicaciones de procedencia exigen solamente que el producto para el que se utiliza dicha indicación, provenga de una zona geográfica determinada. No obstante, puede afirmarse que, hay indicaciones de procedencia que no parecen estar comprendidas en el concepto de indicación geográfica expresada en el ADPIC. Tal es el caso de indicaciones de procedencia, que aplicadas a productos no reúnan una calidad, reputación o característica especial de los mismos.

Por otra parte, como ya se manifestó ut-supra, la definición de indicaciones geográficas es más general que la de denominaciones de origen. En otros términos, puede afirmarse que todas las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero algunas indicaciones geográficas no son denominaciones de origen.

Cabe destacar, que más allá de lo expresado anteriormente, el sentido amplio que se adjudique a la figura “indicaciones geográficas”, dependerá de la legislación internacional que se considere o se aplique en el caso concreto.

Con la inclusión de este artículo 22, se trató de evitar que la denominación del producto aluda a una región geográfica diferente a la de origen, llevando a los consumidores a engaño en cuanto a la procedencia del mismo; también se trató de prevenir la concurrencia desleal prevista en el artículo 10 bis del CUP y se facultó a los estados Miembros a rechazar el registro de


43

una marca de fábrica o de comercio que refiera a una indicación geográfica que pudiera hacer incurrir en error al público consumidor en cuanto al origen. Existen excepciones respecto de ésta última consideración contemplada en el artículo 24 del Acuerdo.

En definitiva, el concepto contenido en este artículo resulta tan general que comprende, a las indicaciones de procedencia y a las denominaciones de origen. En este aspecto, según sea la interrelación entre los factores geográficos y los factores humanos será la condicionante del tipo de protección legal que le corresponda.

El artículo 23 del ADPIC establece una protección específica sobre vinos y bebidas espirituosas, en cuanto a la identificación de los mismos como originarios de un lugar, permitiendo oponerse incluso en aquellos casos que no exista riesgo de confusión. En este sentido, el titular del registro no tiene que probar la confusión o concurrencia desleal, dado que el simple uso de una indicación de origen idéntica o similar se convierte por sí misma en una infracción.

El artículo mencionado, refiere a un sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas, para vinos y licores seleccionados para protección de los Miembros participantes del sistema.

En cumplimiento del mandato de la Declaración Ministerial de DOHA, se ha debatido dos aspectos relacionados al artículo antes mencionado, esto es:

a) creación de un registro multilateral para vinos y bebidas espirituosas;

b) extensión del nivel de protección a productos

distintos de vinos y bebidas espirituosas.

En julio de 2008 un grupo de Miembros de la OMC insistió en la adopción de una “decisión de procedimiento” con el fin de tratar tres asuntos de la propiedad intelectual: el registro y la extensión de las indicaciones geográficas, y el requisito de divulgación en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC.53 Por su parte, el artículo 24 del ADPIC establece lo que se denomina las cláusulas del abuelo. Las mismas consisten en limitaciones a la protección de usos que se hayan hecho de indicaciones geográficas en el pasado. Advirtiéndose en este aspecto diferentes situaciones: a) cuando la utilización de la indicación geográfica es previa al 15 de abril de 1994; b) si el uso fue por más de diez años; c) si el uso fue menor a diez años, pero de buena fe. En definitiva este Acuerdo, no prevé respecto de sus Miembros obligación alguna de proteger indicaciones geográficas que no lo estén en su país de origen o que hayan caído en desuso.

CAPÍTULO IV 4-LEGISLACIÓN REGIONAL Y NACIONAL En este capítulo nos referiremos a aquella normativa que ha servido como modelo a nuestra legislación. 4.1- UNIÓN EUROPEA Esta organización cuenta con el sistema legal más desarrollado en lo que respecta a la protección y

53

TN/IP/W/11 de junio de 2005, revisado en 2008 TN/IP/W/10/Rev. 2; TN/C/W52 de 19/7/08; TN/IP/M/21 de 28/5/09; TN/IP/M/22 de 10/6/09; TN/IP/M/23de 23 y 28/10/09.


44

promoción de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas. Estos conceptos nacieron concretamente en los países tales como España, Portugal, Francia, Italia y Grecia, quienes han desarrollado una larga tradición en cuanto a la valoración y protección de productos tradicionales, identificados con la región de origen a la que pertenecen, constituyéndose en signos de dichas culturas.

En 1992 se aprueba la normativa común a los Estados Miembros de la Unión Europea, para la protección y promoción de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. En la misma se disponen los mecanismos necesarios a nivel nacional y comunitario para el registro, control, certificación y sanción de estas.

No obstante, las denominaciones de origen que cuentan con un tratamiento igualitario en el sistema de protección de la Comunidad Económica Europea (CEE), refieren a productos vitivinícolas y agroalimentarios. Sin perjuicio de lo cual, se encuentran en estudio la extensión de protección a otros productos diferentes a los mencionados.

Es de señalar que cada Estado Miembro protege los derechos conferidos por sus denominaciones de origen, según su propia normativa.

Asimismo existen normas surgidas en el seno de la Comunidad Económica Europea, como por ejemplo: Régimen de protección para productos vitivinícolas (Reglamento CEE 1433/99), Régimen de protección para productos agrícolas y alimenticios (Reglamento CEE 2081/92), Reglamento CEE

2037/93, modificado por el Reglamento CEE 692/03.

54

4.2- AMÉRICA LATINA

En este ámbito, la inclusión de normas referidas a las indicaciones geográficas y sus figuras análogas que hemos venido desarrollando, son de reciente incorporación, permitiendo que las mismas cumplan con los requisitos exigidos en los acuerdos ADPIC. Por otra parte, no se han desarrollado prácticas que permitan identificar a los productos propios de una región o localidad, con el fin de protegerlos, aún cuando se dan las condiciones para ello. Ejemplos: Costa Rica, Colombia, etc.

Argentina se presenta como un ejemplo distinto de lo que hemos venido mencionando, ya que cuenta dentro de su normativa con la Ley 25163/99, referida a la Denominación de Origen de Vinos y Bebidas Espirituosas y la Ley 25380/00 referida a Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios. Ejemplos de la aplicación de esta legislación son: D.O. de San Rafael y Luján de Cuyo de Mendoza y como I.P. Carne Ovina Patagónica.

4.3- COMUNIDAD ANDINA

En la legislación de la Comunidad Andina por Decisión 486 del 2000, en el Título VI sobre Marcas, se regula las procedencias geográficas, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, estableciendo la prohibición de registrar signos que sean descriptivos de la procedencia

54

(46) Ibidem pág. 322 y sigtes.


45

geográfica o engañosa respecto de ésta.55

El Título XII se divide en dos capítulos, del artículo 201 al 220 versa sobre las Denominaciones de Origen y del artículo 221 al 223 se refiere a las Indicaciones de Procedencia.

En relación al capítulo sobre de denominaciones de origen, el artículo 203 señala que los productores, las asociaciones de productores, así como las autoridades estatales involucradas tendrán derecho a tramitar la declaración de protección de una denominación de origen. Por tanto, podrán iniciar la petición quienes “demuestren tener un legítimo interés”.56

Una vez obtenida la protección de la denominación de origen, se mantendrá vigente en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar a la misma.

57 En definitiva, las

disposiciones contenidas en la Decisión 486/2000 se han adaptado a las normas contenidas en el ADPIC, recogiendo la protección especial sobre denominaciones de origen en cuanto prevé la protección de vinos y bebidas espirituosas. Asimismo se establece la protección de las denominaciones de origen de otros países andinos, siempre que estén protegidas en su país de origen.

También reconoce derechos de terceros países en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, siempre y cuando ese reconocimiento esté contenido en un convenio suscrito entre dicho país y un país Miembro de la Comunidad y la especie se

55

Ver artículo 135 Decisión 486/2000 56

Ver artículo 205 Decisión 486/2000 57

Ver artículo 206 Decisión 486/2000

encuentre protegida en el país de origen.

4.4-MERCOSUR

El Consejo del Mercado Común, con fecha agosto de 1995, aprobó el “Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen” (Anexo Decisión 8/95).

El artículo 19 del Protocolo, contempla a las indicaciones de procedencia y denominación de origen. Por su parte el artículo 20 establece la obligación de los países miembros de no registrar como marca las indicaciones geográficas protegidas.58

Rangel Ortíz sostiene que las normas de este Protocolo, antes referidas se distancian de las disposiciones contenidas en el ADPIC. Sin perjuicio de lo expresado anteriormente la Decisión, obliga a las partes a priorizar la aplicación del ADPIC frente a las normas del Mercosur. Al respecto cualquier desavenencia que surgiere como consecuencia de la aplicación de estas normas, primarían las contenidas en el ADPIC, por la remisión que se realiza en el artículo 2.2 de la Decisión.59

4.5- NAFTA

Es un Tratado de Libre Comercio, suscrito por México, Canadá y Estados Unidos. En su normativa recoge los conceptos establecidos en el ADPIC respecto

58

Ver artículo 19 y 20 Anexo Decisión 8/95 59

(46) Ibidem págs. 324 y sigtes.


46

a indicaciones geográficas. Si bien en su artículo 1712 desarrolla el tema en nueve numerales, es en el artículo 1721 que brinda una definición de indicación geográfica.

En relación a las excepciones consagradas en el artículo 24 del ADPIC, existe similitud con los numerales 4 a 9 del artículo 1712, ut-supra.

Este Tratado no contempla la protección a vinos y bebidas espirituosas, como lo prevé el artículo 23 del ADPIC. Sin embargo, los países integrantes del mismo se reconocen el origen de sus bebidas típicas.60

4.6 LEGISLACIÓN NACIONAL

En nuestro país la Ley 17.011 del 25 de setiembre de 1998, referente a marcas, regula a las indicaciones geográficas en su capítulo XII. No obstante, en la misma ley, dentro del capítulo II De las Nulidades, el artículo 4 se refiere a las nulidades absolutas y en el numeral 4° se consagra concretamente la nulidad absoluta, de las denominaciones de origen, de las indicaciones de procedencia y de cualquier nombre geográfico, que no cumplan con los requisitos de distintividad, originalidad o que su utilización pueda provocarconfusión, respecto al origen, procedencia y cualidades “de los productos o servicios a los que se aplique”. Por su parte, el artículo 5, referido a las nulidades relativas, en su numeral 8, en la redacción dada por el artículo 193 de la ley 18172, prevé que serán pasibles de nulidad relativa “… las indicaciones que encubran o simulen el origen, la calidad, la

60

(46) Ibidem pags. 326 y sigtes.

naturaleza … o la procedencia de los productos o servicios.”61

Nuestra ley, como otras legislaciones integra al concepto de indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. En este sentido, podríamos afirmar como se manifestó precedentemente, que las indicaciones geográficas serían el género y las indicaciones de procedencia junto a las denominaciones de origen, constituirían una especie de ese género.

Al respecto en el capítulo XII de la Ley 17011, el artículo 73 establece: “Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.”

Cabe señalar que nuestra ley adoptó los conceptos contenidos en el artículo 22 del ADPIC, ratificado por nuestro país por ley 16671 del 13 de diciembre de 1994, quedando por tanto obligados en este sentido, obligación que también disponen los artículos 19 y 20 del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Estas figuras están definidas en los artículos 74 y 75 de la mencionada ley, siguiendo lo dispuesto en el ADPIC y en el ya mencionado Protocolo de Marcas del Mercosur, teniendo en cuenta además los contenidos conceptuales de la doctrina nacional y extranjera más destacada. Es así que disponen:

“Artículo 74: Indicación de

procedencia es el uso de un nombre

geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de

61

Ver artículo Ley 17011


47

extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro.

Artículo 75: Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos. Como podrá observarse este artículo recoge con algún matiz, la definición que de Denominación de Origen preveía el Arreglo de Lisboa.

Artículo 78: El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.”

Los artículos antes referidos se complementan con el Decreto Reglamentario 34/999 de fecha, 3 de febrero de 1999, el que regula a las denominaciones de origen entre los artículos 64 y 72. De la lectura de los artículos mencionados surge que el contenido de las mismas posee un alcance mayor que el establecido en los artículos de los ADPIC, lo que nos exige una reflexión.

Efectuando una armonización de los artículos de la ley 17011 y de su Decreto reglamentario, puede afirmarse que en nuestro país, por un lado: un producto o servicio que identifique geográficamente el lugar de su extracción, producción o fabricación, constituye una indicación de procedencia y por ende, una indicación geográfica. Esta figura es

susceptible de protección sin necesidad de registro alguno. No obstante, su uso está limitado a los productores y los prestadores de servicio afincados en un lugar.

Por otro lado: un producto o servicio cuyas cualidades provengan del medio geográfico incluyendo circunstancias de la naturaleza o la intervención de la mano del hombre, que se distinga con el nombre geográfico de una país, región o localidad, adquiere la calidad de denominación de origen, constituyéndose así en una indicación geográfica. En este caso, a efectos de gozar de protección la denominación de origen deberá ser registrada. Están habilitados para solicitar su registro, uno o varios productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios que estén establecidos en la región o localidad que distinga con su nombre la denominación de origen. También puede solicitarla la autoridad pública competente, que tenga un interés legítimo y esté afincada en el respectivo territorio.

De acuerdo a los Tratados internacionales a los que estamos adheridos, podrán también solicitar el registro de denominaciones de origen extranjeras, los productores, fabricantes, artesanos o prestadores de servicios extranjeros y las autoridades públicas competentes de países extranjeros.

Cabe destacar que, si bien la ley 17011 crea el registro de denominaciones de origen, existe con anterioridad a la referida norma, el Registro de indicaciones geográficas de origen en materia vitivinícola. En efecto, el Decreto 283/993, en su artículo 16 dispone que el Instituto Nacional de Vitivinicultura llevará un registro de las indicaciones geográficas, denominaciones de origen o


48

geográficas extranjeras de vinos que se importen por representantes de elaboradores extranjeros. En cuanto a las primeras estarán autorizados los productores y bodegueros que tengan interés en el registro, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en la norma.

En nuestro país todos los actores económicos coinciden en sostener que el país necesita mejorar su capacidad competitiva, es una de las posibles salidas para el crecimiento del sector productivo, del sector exportador y en consecuencia del país en general, es decir se requiere de “un salto cualitativo”. Para dar el verdadero salto cualitativo, requieren de transformación y adaptación del sistema de producción y control, alcanzando así la respectiva certificación.

Todo cambio implica un costo, lo que habría que saber es si los agentes implicados están dispuesto a enfrentar y soportar el mismo. Es en este punto, que dichos agentes deben considerar a la inversión, como la única forma para aumentar el valor de reventa del producto. Y es entones que con este producto final se estaría dando el salto cualitativo y les permitiría adquirir la calidad de “Indicaciones Geográficas”.

Dentro del sector productivo, los productos que estarían más próximos para alcanzar la calidad antes referida serían la carne vacuna, el vino y dentro de los productos lácteos el queso. Es así que los mismos podrían constituir “indicaciones geográficas”.

Este cambio requiere sea acompañado por la legislación la cual debe volverse más restrictiva, en cuanto a protección de los

nacionales se trata, dado que se encuentran en una posición más desventajosa si la comparamos con lo establecido en los artículos de los ADPIC (arts. 22 y 23).

Es en este sentido que nuestra legislación debe acompañar tales inquietudes, convirtiéndose en el motor de crecimiento y no en una traba que los termine perjudicando.

Actualmente varios países de América Latina están reclamando protección adicional para estos sectores.

También se entiende conveniente un estudio económico de la viabilidad de su puesta en funcionamiento, este último punto excede el objeto de nuestro trabajo.

CAPÍTULO V 5 -APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN A UN CASO CONCRETO

Con el fin de demostrar la importancia económica que las indicaciones geográficas pueden tener en países subdesarrollados, es que en este capítulo se intentará mediante la aplicación de la legislación ut-supra mencionada presentar un caso concreto, Colombia.

Este país, integrante de la Comunidad Andina es reconocido internacionalmente como productor de café de alta calidad, contando con la denominación de origen “Café de Colombia”. No obstante, también es un país exportador de bananas, uno de los frutos más comercializados en el mundo después de los cítricos.

En el mundo, el banano tipo Cavendish ocupa el primer lugar en la exportación, siendo el principal proveedor América Latina,


49

destacándose dentro de la misma Colombia como mayor productor.

El mercado exportador bananero, es un mercado fluctuante dependiendo de factores climáticos. Sin embargo, el mismo representa un 4% de las exportaciones totales del país, aproximadamente un 8% de las no tradicionales y más del 35% de los productos agropecuarios, sin incluir el café, todo esto lleva a significar un 0,4% del producto bruto interno nacional. Esta producción genera más de 25.000 empleos directos y 66.000 empleos indirectos.

Esta industria pujante ha requerido la intervención de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el objeto de controlar a los productores en materia de higiene de las plantaciones y de los trabajadores, así como aspectos sociales y sanitarios, con el fin de garantizar la calidad. En este sentido, la intervención de la FAO contribuiría a fortalecer las condiciones de negociación de Colombia, en esta área. También este Organismo, tendría como cometido apreciar, examinar, las distintas formas de producción autóctona, para evitar que prácticas anticompetitivas pongan en peligro el desarrollo de esta actividad.

Cuando se habla de competitividad de este producto (banano) en el mercado, no podemos dejar de considerar como sistema diferenciador la calidad del mismo. El cual, desde la perspectiva del Michael Porter se requiere que los productos posean un carácter exótico, características cualitativas, como calidad y sostenibilidad, lo que permite que sea valorado fuera de fronteras.

Al respecto, el autor mencionado considera que: “para aumentar las exportaciones es preciso construir sobre áreas donde haya fortalezas para de esta manera aumentar su ingreso por unidad. En materia de agricultura, crecer en logística y avanzar hacia alimentos especializados”.62

Finalmente, se entiende que el sector bananero reúne los requisitos para que Colombia se embarque en el sistema de denominación de origen. Ello es así, porque cuenta con productores de larga data y experientes, con estructuras actualizadas, que aplican las normas de calidad establecidas por los mercados internacionales, con un estricto sistema de control.63

Además, cabe destacar que Colombia como país integrante de la Comunidad Andina se rige por la Decisión 486/2000, que como ya se expresó en el Título XII sobre Indicaciones Geográficas regula las Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia. Las Denominaciones de Origen están sujetas al reconocimiento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

CAPÍTULO VI 6-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De cuanto venimos de expresar las indicaciones geográficas:

Permiten distinguir dentro de la oferta de productos existentes en el mercado, a aquél que mejor satisface al

62

PORTER, Michael. “Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior”. Compañía Editorial Continental S.A. de C.V. México. 1997. 63

Doc. electrónico (www.repository.urosorio.edu.co)

http://www.repository.urosorio.edu.co/


50

consumidor. Cuanto más simple sean los signos que los identifiquen, más posibilidades tienen de ser captados por el público. Esta información se convierte en el factor preponderante que contribuye a su potencialización, en un mercado globalizado.

Son el signo que reúne, el lugar de procedencia, los procesos de fabricación o producción, los factores climáticos y factores humanos, convirtiéndose en la impronta que confiere ventajas comerciales o valor agregado, permitiéndole ocupar nichos destacados en el mercado.

Contribuyen al afianzamiento y crecimiento de los consumidores de productos artesanales, por guardar la tradición, que le confieren una calidad superior, ofrecida voluntariamente.

Son un medio por el cual se brinda seguridad a los consumidores en cuanto a la calidad del producto.

Permite revitalizar las zonas rurales preservando las tradiciones culturales.

Por último, estas figuras protegen al productor de la concurrencia desleal y al consumidor de incurrir en error, respecto de la procedencia del producto.

Finalmente, concluyendo este trabajo cabe una reflexión respecto a la aplicación de las Indicaciones geográficas en nuestro país:

Este debe propender a la aplicación de las mismas, para ello se requiere proteger los motores que impulsan este cambio, conferirles seguridad jurídica y una buena señal de ello sería volver más restrictivos el contenido de los artículos del Decreto Reglamentario N° 34/999 de nuestra Ley 17011, referidos a las denominaciones de origen, ya que los conceptos consagrados por esta normativa resultan más amplios, que los contenidos en los ADPIC.


51

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4talla


55

Responsabilidad Penal Ante La Violación De

Los Derechos De Propiedad Intelectual

Magdalena Silva Hernández

1. PRESENTACIÓN.

El tratamiento del tema que nos ocupa, concreta mi participación en el curso de “Diploma Propiedad Intelectual” realizado en la Escuela de Negocios Internacionales perteneciente a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, pero, además configura una actualización doctrinaria de la normativa aplicable sobre sanciones penales en el ámbito de la Propiedad Intelectual. El objeto de este estudio posee una tendencia a variar, a ampliarse y reducirse a medida que los cuestionamientos y los problemas teóricos se agreguen, y el conocimiento se vuelva más exigente. Nos referiremos solamente a las sanciones penales, excluyendo otras formas de coacción y coerción, debido a que el derecho penal a través de su independencia técnica y académica posee funciones, medios y principios propios.

Mi tarea no será en vano si suscita inquietud y polémica entre quienes no participan de mis ideas, ya que mi intención es hacer una revisión bibliográfica que sirva de ayuda para encarar el polémico tema de las sanciones penales

aplicables a los infractores de los derechos de propiedad intelectual.

Agradezco profundamente a

quienes colaboraron para que haya podido hacer este trabajo, en especial al Dr. Eduardo de Freitas que tuvo la deferencia de asesorarme generosamente en todo momento, cumpliendo eficientemente su rol de tutor.

Mi agradecimiento a la Dra.

Cristina Dartayete que confió en mi capacidad y me permitió realizar el Diplomado y a todos los docentes de la Escuela de Negocios Internacionales que me brindaron lo mejor de sí y me ayudaron a crecer profesionalmente.

2. METODOLOGÍA.

El presente trabajo se baso

en la revisión bibliográfica, el análisis normativo nacional e internacional, el estudio de problemas teóricos con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de la temática, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medio de libros y revistas.

La originalidad del estudio se

reflejará en el enfoque, reflexiones y conclusiones de la suscrita.


56

En este sentido, en el plan del presente trabajo, nos ha parecido conveniente estudiar los antecedentes y fundamentos del derecho de propiedad intelectual a través de la doctrina nacional e internacional, y de la legislación vigente. Todo ello sin perjuicio de las necesarias precisiones que ubiquen el tratamiento de la doctrina en nuestro sistema jurídico nacional y tomando en consideración las soluciones jurisprudenciales existentes. Empezamos brindando un concepto de Propiedad Intelectual, enfatizando en las concepciones y desarrollos doctrinarios sobre marcas, patentes y derechos de autor, sus semejanzas y diferencias, entre otros derechos intelectuales que desarrollamos.

Luego nos instruimos acerca de la protección a nivel nacional en nuestra Carta Magna y la protección internacional de los mencionados derechos. Consecutivamente, explicamos la vinculación con el derecho penal analizando a través de los diferentes capítulos del presente trabajo, los delitos consagrados en las Leyes Nº 17.011, 17.164 y 17.616. Finalmente, esbozamos las conclusiones del presente estudio monográfico. Surge de lo ya indicado cuales son los fines que perseguimos con el presente trabajo: uniformizar conceptos en

torno a la propiedad intelectual, indicar los rasgos distintivos desde el punto de vista doctrinario y señalar de que modo y en que medida las sanciones penales son aplicables. 3. INTRODUCCIÓN.

3.1. Nociones básicas acerca de

la Propiedad Intelectual.

Desde la era en que el hombre le dio forma a una piedra para que pudiera rodar y hasta el Internet de nuestros días, en cada una de las etapas que van marcando la evolución de la humanidad, el fruto del intelecto humano es el elemento que ha permitido la transformación y el progreso constante. El sistema de la propiedad intelectual tiene por finalidad controlar la utilización de dichas creaciones, pues es un sistema de protección de los bienes no materiales de contenido creativo, así como de actividades afines o conexas. La propiedad industrial es una herramienta de especial relevancia para las actividades económicas de las empresas64.

La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual se divide en dos categorías:

a) La propiedad industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los

64

POUILLET, Eugene. “Las Marcas y la Propiedad Industrial”. Guía del Empresario sobre Marcas e Indicaciones Geográficas. OMPI 2006. Pág. 7 y 8.


57

diseños industriales y las indicaciones geográficas.

b) El derecho de autor, que incluye obras literarias tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas tales como los dibujos, las pinturas, las fotografías y las esculturas, y diseños.65También está incluido la protección del software.

En relación a la protección

del software, la doctrina nacional66 expresa que los programas constituyen bienes inmateriales ya que su entidad radica en ser una elaboración intelectual, cuya esencia, es independiente de su incorporación en algún medio físico (cinta magnética, diskette, ROM, etc). En tal sentido, deben considerarse creaciones de la mente humana que, utilizando los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales, y por su especial importancia económica deben ser objeto de tutela jurídica.

Durante el curso aprendimos

que la protección de los derechos de propiedad intelectual fomenta el crecimiento económico, brinda incentivos para la innovación tecnológica y atrae inversiones que crean nuevos empleos y oportunidades a todo nivel, ya sea frente a grandes emprendimientos empresariales o ante el sector de las PYMES.

65

¿Qué es la Propiedad Intelectual? Publicación de la OMPI N° 450 (S), Pág 2. 66

DELPIAZZO, Carlos. “Protección jurídica del software”. Propiedad Incorporal. Editado por el Ministerio de Educación y Cultura. Pág. 31.

Protegiendo los derechos de

los inventores se logra que reciban una remuneración justa por sus capacidades y talentos intelectuales ya que favorecen a toda la sociedad.

La propiedad industrial67 ha dejado de ser una materia exclusivamente jurídica, de interés solamente para los especialistas, convirtiéndose en un área nueva de las relaciones multilaterales.

El concepto de Propiedad

Intelectual68 resulta abarcativo de todos aquellos bienes incorporales que son producto del intelecto humano, que poseen una medida de valor patrimonial y que como tales, pueden ser objeto de derechos reales y en su expresión máxima del “dominio” de derecho de propiedad y de los desmembramientos del “dominio”, esto es, de los derechos reales menores.

Tradicionalmente los bienes

comprende “todo lo que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad” y pueden ser corporales o incorporales, como se establece en el artículo 460 del Código Civil.

En el Derecho Positivo

Uruguayo la norma de rango superior es de rango constitucional. Así aparece consagrada la protección a los derechos de la propiedad intelectual en el artículo 33 de la Constitución de la

67

ROAD, Graciela. “La propiedad industrial en el Uruguay”. Revista de la Propiedad Industrial Nº 7. Diciembre, 2002. Pág. 11. 68

VALETTI, Néstor. “Los derechos de la Propiedad Intelectual en el Uruguay, su protección jurídica, ámbito normativo y criterios jurisprudenciales”. Revista de la Propiedad Industrial Nº 9. Abril, 2004. DNPI – MIEM. Pág. 81 y ss.


58

República, que establece: “El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la Ley”.

La Dirección Nacional de la

Propiedad Industrial (DNPI)69 es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, perteneciente a la Administración Central del Poder Ejecutivo. Su cometido es administrar y proteger los derechos de propiedad industrial sobre marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, en consonancia con los cambios tecnológicos y comerciales que se operan en el ámbito nacional e internacional. Es responsable del registro de los derechos de Propiedad Industrial concedidos sobre la base de la normativa vigente. Este registro es único y tiene carácter nacional.

Una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invención, que es el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solución técnica a un problema. Al obtener protección por patente, la invención no puede ser confeccionada, utilizada, distribuida o vendida con fines comerciales sin el consentimiento del titular de la patente. La marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa

69

Prólogo de “Inventar el Futuro”. Serie “La Propiedad Intelectual y las empresas”. Nº 2. MIEM – DNPI. Montevideo, Uruguay.

determinada. El propósito principal de las marcas comerciales es indicar la fuente de origen de los productos y servicios. Es decir, evitar confusiones entre el público, alentar la competencia y proteger jurídicamente al propietario. En nuestro país el registro dura diez años pero puede renovarse, y de eso modo, ampliar su vigencia en forma indefinida. El dueño de una marca puede impedir que otros usen una marca similar que ocasiona confusión en la mente de los compradores y por consiguiente perjuicio económico para el titular de la misma.

Nos gustaría enfatizar que la finalidad que persigue la concesión del uso de la marca es doble: por un lado es establecer entre el comerciante, el fabricante y los objetos, un vínculo ideal o moral y por el otro, conceder al público las bases necesarias para la distinción de un producto de otros similares y asegurarle la confianza en la adquisición o consumición de ellos. De modo tal que además de los bienes jurídicos protegidos en forma tradicional en la materia incorporal, aparece en este especial caso, una objetividad jurídica distinta: la confianza del público en la adquisición y consumo del producto que lleva determinada marca. Hay una diferencia con los otros derechos, porque obviamente los derechos intelectuales del inventor, descubridor, etc., nacen como recompensa al trabajo intelectual, al espíritu de creación, en cambio, los emergentes de la utilización de una marca no son otra cosa que garantías para asegurar una


59

honesta concurrencia comercial o industrial. Cat y Cikato70 expresan que hoy en día nos encontramos con casos frecuentes en los que es necesario valuar las marcas, ya sea para propósitos financieros, para la compra-venta, como garantía, para casos de franquicias o incluso para información interna de las empresas. Un diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño industrial puede consistir en características tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o características bidimensionales como la configuración, las líneas o el color. Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográfica que se aplica a productos que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a las denominaciones de origen.71 Cuando hablamos de derecho de autor o copyright nos referimos a los derechos morales y patrimoniales que se conceden a los creadores de obras literarias y

70

CAT, Felipe - CIKATO, Andrés. “Una guía para calcular el valor de su marca”. Editado por Cikato Abogados. 2005. Pág.57. 71

¿Qué es la Propiedad Intelectual? Ob. cit., p. 3 y ss.

artísticas e incluye, entre otras cosas el derecho de reproducir su trabajo, hacer copias del mismo y representarlo en público. El concepto de derecho de autor según la doctrina autorizada y que la suscrita comparte es muy amplia ya que incluye la protección de obras de música, cine, novela, poesía y otras de valor cultural. Dicho complejo termino abarca también las grabaciones de sonido y los programas de computación.

La convención de Berna, el acuerdo internacional que data de 1886 dispone que el período de protección de dichos derechos abarca toda la vida del autor más 50 años. El derecho de autor72 ha probado su idoneidad para estimular la actividad creativa al asegurar al creador la posibilidad de obtener una retribución económica, el respeto por su obra y el reconocimiento de su condición de autor; a la vez, beneficia al empresario al garantizar su inversión y permitir el auge de las industrias culturales con el consiguiente provecho para la comunidad al fomentar la difusión de obras.

Si el derecho de autor73 tiene por objeto la protección de las obras que tengan originalidad y concreción de forma, resulta que uno de los fines de la tutela es el

72

LIPSZYC, Delia. “El derecho de autor y los derechos conexos ante los desafíos de un mundo cambiante”. El Derecho de autor ante los desafíos de un mundo cambiante. Homenaje a la Profesora Delia Lipszyc. Congreso International. Lima (Peru), 24-24 de abril de 2006. Palestra Editores S.A.C. – APDAYC. 2006. Págs. 55 a 87. 73

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Del entorno analógico a la tecnología digital. La evolución jurisprudencial.”. El Derecho de autor ante los desafíos de un mundo cambiante. Homenaje a la Profesora Delia Lipszyc. Congreso International. Lima (Peru), 24-24 de abril de 2006. Palestra Editores S.A.C. – APDAYC. 2006. Págs. 595 a 624.


60

estímulo a la creatividad, concepto dinámico que impone la necesidad de producir en interpretar las normas con un sentido vivencial, a la par de las nuevas formas creativas que nacen con el talento del hombre y de las nuevas formas de uso que surgen con el avance de la técnica, también producto del ingenio humano.

En sentido amplio,74 puede

definirse a la propiedad intelectual como un espacio jurídico dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios.

También se sostiene que los derechos de propiedad intelectual reconocen derechos exclusivos de explotación sobre esos bienes inmateriales, además de, en algunas de sus ramas atribuir derechos morales o de orden personal al autor.

Si tomamos como referencia al artículo 2 del Convenio que establece la OMPI, podemos ver que bajo la denominación “propiedad intelectual” quedan comprendidos los derechos relativos a: a) las obras literarias, artísticas y científicas; b) las interpretaciones de los artistas interpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; c) las invenciones en todos los campos de la actividad humana; d) los

74

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “Introducción al derecho de autor y los derechos conexos”. Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Tomo I. Módulo I. Unidad I. Escuela Nacional de la Judicatura, 1ª Edición, 2001. Págs. 3 a 26.

descubrimientos científicos; e) los dibujos y modelos industriales; f) las marcas de fabrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales; g) la protección contra la competencia desleal; y, h) todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico. 3.2. Relaciones entre el derecho invencional y el derecho de autor.

Si quitamos de la propiedad industrial al derecho marcario, nos encontramos ante las semejanzas y diferencias existentes entre los sistemas más afines, es decir, el derecho intencional y el derecho de autor.

En cuanto a las semejanzas encontramos:

o En ambas disciplinas el objeto es un bien inmaterial resultado del ingenio humano.

o En la óptica de los derechos morales se protege de forma similar al inventor y al autor (con sanciones acordes a lo normativa aplicable a cada área).

o Desde el ángulo patrimonial los titulares poseen una facultad exclusiva de explotación.

o Los derechos patrimoniales son transmisibles entre vivos.

En cuanto a las diferencias

encontramos las siguientes: o En relación al objeto en el

derecho invencional se busca resolver un problema técnico, mientras que en el derecho de autor se busca expresar a


61

través de una creación artística, literaria, o científica.

o En el derecho invencional se reconoce la producción ingeniosa mientras que en el derecho de autor la protección se dirige a la forma de expresión.

o En relación con el destino, la invención tiene la finalidad utilitaria; mientras que la obra tiene como objetivo el uso o disfrute de una forma de expresión artística, literaria o científica.

o En el ámbito invencional se requiere novedad, altura inventiva, y se debe superar el estado de la técnica; en cambio en el derecho de autor importa la originalidad es decir la impronta personal del autor.

o En cuanto a los derechos morales, estos son menores en el área de las patentes, mientras que hay una mayor influencia en el reconocimiento de derecho moral en la esfera autoral.

o Respecto de la duración en el derecho invencional el plazo de protección gira, generalmente, alrededor de los 20 años; pero el derecho de autor tiene una extensión mayor pues conforme al Convenio de Berna, no debe ser inferior al de la vida del autor más 50 años después de su muerte.

3.3. Las relaciones entre el

derecho marcario y el derecho de autor.

Las coincidencias entre ambos sistemas se centran en el objeto (bien inmaterial), el carácter

exclusivo del derecho y, generalmente, la posibilidad de transmitir por acto entre vivos, en ambos casos el derecho de explotación. Las diferencias entre el derecho de autor y el derecho marcario son:

o En la marca se exige la eficacia distintiva, la que no tiene por que constituir una creación intelectual, estricto sensu sino tener capacidad diferenciadora.

o Se diferencian en el carácter temporal del derecho de autor, en comparación con la posibilidad de que el derecho sobre la marca, mediante renovaciones sucesivas, pueda mantenerse con carácter permanente, salvo que se extinga por falta de renovación.

3.4. Las relaciones entre el

derecho invencional y el derecho marcario.

La principal semejanza es

que tanto las patentes como las marcas gozan de la protección internacional básica a través de un mismo Convenio, el de París.

En cuanto a las diferencias encontramos las siguientes:

o Las patentes protegen una invención técnica mientras que el derecho marcario tutela a un signo distintivo del producto o servicio resultante de una actividad industrial o comercial.

o En la patente se confiere un derecho de explotación para estimular la creatividad y el desarrollo industrial; mientras


62

que las marcas tienen múltiples finalidades: designar la procedencia de la mercancía, individualizar el producto y proteger al consumidor.

o Para el otorgamiento de una patente de invención, son necesarios los requisitos de novedad y altura inventiva y debe tratarse de una creación aplicable a la industria y que supere el estado de la técnica; mientras que en el derecho marcario, lo que se exige del signo es que tenga “eficacia distintiva”.

o En cuanto a la duración del derecho las patentes tienen un plazo de protección de 20 años, mientras que las marcas son protegidas a través del registro en sus sucesivas renovaciones.

o En lo que refiere al carácter exclusivo del derecho mientras que el conferido por la patente puede ser opuesto a cualquier tercero que pretenda explotar la invención patentada; en el caso de los signos distintivos, por el contrario el derecho de la exclusión solamente puede oponerse a terceros que realicen determinados actos no autorizados con relación a productos idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, salvo en el caso de las marcas renombradas o incluso, las notoriamente conocidas, en las que ese derecho puede oponerse con relación a productos o servicios registrados en

clases diferentes, de acuerdo a las previsiones de cada ley nacional.

3.5. Otros derechos intelectuales.

Intentamos, además,

destacar la importancia que tiene el ámbito informático, en especial la asignación de direcciones en Internet (“nombre de dominio”) ya que en el siglo XX y aún hoy son objeto de amplios debates debido a la complejidad de la protección de las mismas.

Las expresiones culturales

tradicionales75 con frecuencia son el resultado de procesos creativos intergeneracionales, sociales y comunitarios de carácter fluido, y reflejan y distinguen la historia, la identidad cultural y social y los valores de una comunidad. Al tiempo que son el alma de la identidad de una comunidad, el patrimonio cultural está “vivo”; es recreado constantemente a medida que los profesionales y artistas tradicionales abordan su trabajo con nuevos ojos. La tradición no es mera imitación y reproducción, sino también innovación y creación en el contexto del marco tradicional. Por tanto, la creatividad en la tradición se caracteriza por la interacción dinámica entre la creatividad colectiva y la creatividad individual. Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, en este contexto dinámico y creativo a menudo resulta difícil tomar conciencia que constituyen una creación independiente. No obstante, en el marco de la

75

Propiedad Intelectual y Expresiones Culturales Tradicionales o del folclore. Folleto Nº 1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Publicación Nº 913 (S).


63

legislación vigente en materia de derecho de autor, una adaptación o arreglo contemporáneos de material tradicional antiguo o preexistente a menudo puede ser suficientemente original como para considerarse obra susceptible de protección por derecho de autor.

Si bien no constituye una definición formal como tal, las expresiones culturales tradicionales podrían definirse funcionalmente del modo siguiente: por “expresiones culturales tradicionales o expresiones del folclore” se entiende las producciones elaboradas con elementos característicos del patrimonio artístico tradicional creado y mantenido por una comunidad [nombre del país] o por personas que reflejan las expectativas artísticas tradicionales de dicha comunidad, en particular:

o Las expresiones verbales, como cuentos, poesías y acertijos populares, las palabras, signos, símbolos e indicaciones;

o Las expresiones musicales, como las canciones populares y la música instrumental;

o Las expresiones corporales, como danzas populares, representaciones escénicas y formas artísticas o rituales, con independencia de que estén o no fijadas en un soporte; y

o Las expresiones tangibles, tales como:

o Los productos de arte popular, particularmente dibujos, pinturas, tallas, esculturas,

alfarería, terracota, mosaicos, ebanistería, forja, joyería, cestería, artesanía, labores de punto, textiles, tapices, indumentaria;

o La artesanía; o Los instrumentos

musicales; o Las formas

arquitectónicas. Las “expresiones” de la

cultura tradicional (o las “expresiones” del folclore) pueden ser intangibles, tangibles o, lo más frecuente, una combinación de ambas. Un ejemplo de este tipo de “expresión mixta del folclore” podría ser una alfombra (expresión tangible” donde se expresan elementos de un relato tradicional (expresión intangible).

A la vez que cumple una

importante función social, espiritual y cultural, el patrimonio artístico de una comunidad, como fuente de creatividad e innovación, puede desempeñar una función en el desarrollo económico. La utilización de material cultural tradicional como fuente de creatividad contemporánea puede contribuir al desarrollo económico de las comunidades tradicionales a través de la formación de empresas comunitarias, la creación local de empleo, el perfeccionamiento de las técnicas, un turismo adecuado y la entrada de divisas por los productos de la comunidad.

A este respecto, la propiedad intelectual tiene su importancia. Al proporcionar protección jurídica a la creatividad basada en la tradición, la protección de la propiedad intelectual puede permitir a las


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comunidades y a sus integrantes comercializar sus creaciones basadas en la tradición, en caso de que deseen hacerlo, e impedir una competencia aprovechada. Las técnicas de comercialización de los productos artesanales representan también una forma en que las comunidades pueden mostrar y reforzar su identidad cultural y contribuir a la diversidad cultural. En este sentido, la propiedad intelectual puede ser de ayuda, por ejemplo, al certificar el origen de artes y oficios (mediante marcas de certificación) o al luchar contra imitaciones que se hacen pasar por “auténticas” (a través de la legislación sobre competencia desleal). Las comunidades han empleado sus derechos de propiedad intelectual para ejercer control sobre la manera en que se utilizan sus expresiones culturales y para defenderse contra el uso irrespetuoso o denigrante de las obras tradicionales.

Las manifestaciones

culturales tradicionales también son fuente de inspiración y de creatividad para las industrias culturales, como el mundo del espectáculo, el sector de la moda o el editorial, o la industria de la artesanía o el diseño. Muchas pequeñas, medianas y grandes empresas de países desarrollados y en desarrollo crean riqueza utilizando las formas y el material de las culturas tradicionales.

Los elementos y principios

del sistema de derecho de autor tienen un interés especial para la protección de las expresiones culturales tradicionales, ya que muchas de ellas son producciones literarias o artísticas y por tanto,

objeto real o posible de protección mediante el derecho de autor.

Cuando hablamos de

secretos comerciales nos referimos a cualquier información que pueda ser utilizada como base de una empresa y que sea lo bastante valiosa para permitir un beneficio económico, por ejemplo la fórmula de la Coca-Cola.

3.6. La Constitución Nacional y la

Propiedad Intelectual. La Propiedad Intelectual76 no

es más que un desarrollo de la libertad creativa de los seres humanos, que el Derecho reconoce como un fenómeno digno de protección legal. En realidad Propiedad Intelectual existe siempre que una persona elabora, produce, crea o diseña obras, signos, nombres, sonidos, etc..

Es objeto de especial protección la manifestación creativa de los hombres, ya que esta se enmarca en la más genérica protección del goce de la libertad, trabajo y propiedad (artículo 7), todos garantizados a los habitantes de la República. La Propiedad Intelectual, como manifestación de la propiedad en sentido amplio, no puede ser expropiada, alienada o lesionada por el Estado si no es conforme con las reglas de la expropiación y limitación legislativa (artículo 32). Tampoco puede cercenarse la libertad de creación por medios que la hagan desaparecer ni coartar, a cuyos

76

GALANTE, Diego. “Propiedad intelectual ante la Constitución y el derecho de las inversiones”. Anuario de Propiedad Intelectual 2003. GPI – Grupo de Propiedad Intelectual. Universidad de Montevideo. Montevideo. 2003. Págs. 101 a 116.


65

efectos la misma Constitución limita la intromisión en la actividad de comunicación de pensamientos por medio de asociaciones lícitas (artículo 39), admite la libertad de prensa y la libertad de imprenta (artículo 29), la divulgación por escrito, voz y señalizaciones (artículo 28), etc..

De esta manera la sociedad uruguaya ha recogido históricamente el principio del reconocimiento, fomento y protección de los derechos individuales y colectivos en materia de propiedad intelectual, por lo cual la Constitución Nacional expresa en el artículo 33: “el trabajo intelectual, el derecho de autor, del inventor o del artista serán reconocidos y protegidos por la ley”.

El reconocimiento de los derechos de los creadores e inventores constituye la premisa básica para el estimulo de la creatividad. Por ende, la Constitución simplemente explicita una situación de hecho y de derecho: la existencia de la propiedad intelectual. Siempre se ha sostenido que es el punto de partida para el alcance del pleno desarrollo cultural y del crecimiento de la actividad industrial y comercial vinculada al sector de la producción, la educación, la información y el entretenimiento, ya que las empresas industriales, culturales y comunicacionales no pueden existir sin obras, y estas no acontecen sin autores.

Nuestra Constitución distingue al menos tres distintas gamas de derechos protegidos (artículo 33), o mejor dicho, de elementos todos que conforman el concepto de propiedad intelectual:

o Trabajo intelectual. o El derecho de autor. o El derecho de inventor o del

artista.

Dado que la noción misma de derecho intelectual no tiene una calificación jurídica precisa, es necesario admitir que en la conceptuación o en el alcance de los derechos de propiedad intelectual contenidos en el artículo 33 de la Constitución, pueden quedar fuera ciertos derechos o situaciones que estrictamente no identifica la norma pero son, o pueden ser, también objeto de la propiedad intelectual. Es el caso de los llamados derechos de know-how o la clientela.

Sin embargo debemos concluir en la existencia de un reconocimiento a la Propiedad Intelectual en general bajo sus distintas formas enumeradas en la misma Constitución (artículo 33) e incluso en aquellas que pudieran resultar por aplicación de nuevos institutos, conceptos o variantes, actuales o futuras, no contenidas en la discusión señalada. En tal sentido deben ser consideradas todas variantes del derecho de propiedad como tal, atrapadas igualmente por los mismos principios generales contenidos en los textos constitucionales como “propiedad” (artículo 7 y 32) y como derechos “inherentes a la personalidad humana” (artículo 72).

3.7. Protección Internacional de la

Propiedad Intelectual.

Debemos puntualizar que, los derechos de propiedad intelectual además de ser protegidos por las leyes nacionales fueron incluidos


66

por primera vez en las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), mediante el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS).

En relación a los Tratados internacionales sobre derechos de la Propiedad Intelectual, podemos mencionar los siguientes77: o El acuerdo TRIPS desarrolla las

versiones más recientes de los principales acuerdos sobre propiedad intelectual administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), la Convención de Paris para la protección de la Propiedad Industrial y la Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas.

o El tratado de la Ley de Marcas Registradas (CLT) entró en vigor en 1996, para simplificar los tramites del proceso de solicitud y registro y para armonizar los procedimientos de los distintos países.

o El tratado de la Ley de Patentes (TLT) entró en vigor en el año 2005 y favorece a los inventores al simplificar los requisitos de solicitud de patente, además de proporcionar otra serie de facilidades. Las raíces del Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) datan de 1966 pero entró en vigor en 1978 y permite el surgimiento de la solicitud “internacional” de patentes, en la oficina de

77

“Enfoque en los derechos de propiedad intelectual”. Departamento de estado de Estados Unidos. Oficina de Programa de Información Internacional. 2006. http://usinfo.state.gov/

patentes de un determinado país o en una oficina de recepción de la WIPO. Con esto la solicitud de patente queda registrada automáticamente ante todos los países contratantes del PCT.

o El Protocolo Relacionado con el Acuerdo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas entró en vigor en 1995 y es uno de los tratados que constituyen el Sistema de Madrid para registro internacional de marcas.

o El Sistema de La Haya es un mecanismo de registro internacional para los diseños industriales.

o Otro tratado importante es el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del deposito de microorganismos para el propósito del procedimiento de patentes.

o La Convención Internacional para la Protección de nuevas Variedades de Plantas (UPOV) estableció un sistema de propiedad intelectual reconocido internacionalmente para la protección de nuevas variedades de plantas. La Convención UPOV permite recompensar al inventor por la inversión que realizó y a su vez divulgar el conocimiento de esa innovación para que otros la mejoren.

4. CAPITULO I: LA TUTELA PENAL DE LOS DERECHOS INCORPORALES.

4.1. Generalidades.

Con el devenir del tiempo78, se ha hecho cada vez más necesario, conferir a este sector tan

78 CAIROLI MARTÍNEZ, Milton. “La Tutela Penal de los Derechos Incorporales en el Uruguay”. Propiedad Incorporal. Derechos de autor y conexos, propiedad industrial y marcaria. Ministerio de Educación y Cultura.1987.


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importante de la actividad intelectual, una eficaz protección jurídica. Cuando se tomó conciencia social acerca de los derechos intelectuales y de lo que podría representar su violación, no sólo en perjuicio del autor o creador, sino como daño a toda la sociedad, fue que surgió la idea que la reparación civil es insuficiente, por lo que tales conductas deben recibir una protección penal. Esta violación del interés social es lo que da nacimiento al delito. Es sabido que éste no puede ser creado en forma arbitraria por el legislador, sino por el contrario, debe ser el producto del sentimiento comunitario. El derecho penal es una rama del derecho público, por lo que la facultad de considerar a un hecho como delito y responsabilizar a su autor con una pena está en manos del Estado. Este considera a un hecho como delito cuando está perjudicando a la sociedad, no debe olvidarse que, como bien enseñara WELZEL, la función primordial del derecho penal es la protección a los valores de la comunidad.

El autor necesita una

protección legal eficaz, que solo puede ser conferida a través de normas que sancionan los casos de violación como ilícitos penales. Esta necesidad se advierte en el desinterés del autor en producir cuando no existe una eficaz protección penal y por ello la sociedad pierde acervo cultural. Con mayor o menor grado de severidad, las leyes nacionales dictadas con este sentido proteccionista, contienen algunas disposiciones de alcance penal.

El derecho intelectual está integrado por dos clases de derechos: el pecuniario y el moral, aunque en su esencia es indivisible. El pecuniario es el que resulta de la protección al derecho de propiedad, todo autor o creador o inventor tiene la facultad de negociar con el producto nacido de su inteligencia y obtener un provecho económico. Pero no es este aspecto lo que interesa a la ley de modo primordial, sino justamente la otra faz de la relación autor-obra: la moral. Con el tiempo, el derecho pecuniario ha debido ceder el primer lugar al moral y en la actualidad el verdadero derecho intelectual es éste, pasando a ser los intereses pecuniarios del autor, simples consecuencias secundarias de aquél. Nuestra Constitución, en su artículo 33 reconoce a los derechos al trabajo intelectual, al de autor, del inventor o del artista y ordena a la ley sus respectivas protecciones. 4.2. Naturaleza jurídica de los

ilícitos contra los derechos incorporales.

Expresa Cairoli que nunca se

ha sentido obligado a encasillar a estos ilícitos dentro de definiciones clásicas, puesto que conforman un grupo especial de derechos y por ello no es posible encuadrarlos en las categorías conocidas de delitos. El derecho de propiedad no sirve, o por lo menos no sirve más que parcialmente, como no sea para la tutela del aspecto pecuniario que es en realidad el secundario, como se ha visto. El derecho intelectual va más allá de la simple materialidad que la propiedad entraña, por eso, de acuerdo con Piola Caselli,


68

siempre los consideró figuras específicas, tesitura que fue también la seguida en el Seminario de Derechos de autor realizado en Lima en 1963.

Según la doctrina nacional la ley debió ser más severa en aquellos casos en que se vulnera el derecho moral del autor, por la mayor importancia que éste tiene. Las penas son de escasa entidad, consistentes en multas que generalmente resultan irrisorias. Sería oportuno que se otorgara la entidad e importancia que realmente merecen las infracciones en contra de los derechos de autor, en especial los que lesionan directamente su personalidad.

Es necesario señalar que los

delitos contra el privilegio o el patentado gozan de una serie de características propias que no se advierten en todas las infracciones a los derechos incorporales. En efecto, en nuestro derecho, para que una invención o privilegio pueda ser objeto material de un delito es preciso que esté patentado o registrada, lo que no siempre se exige en los delitos contra los derechos de autor, pues hay uno que sanciona la edición, venta o reproducción de una obra inédita. Otra diferencia notable es que en los delitos contra las patentes o los privilegios, es menester que la conducta delictiva se realice con fines industriales o comerciales, pues no pueden considerarse delictivos los simples ensayos, estudios de perfeccionamiento, experimentos que no constituyen un uso industrial. En los derechos de autor no siempre existe ese fin comercial o industrial, circunstancia

que se da cuando se atribuye una obra a un autor distinto, contraviniendo de cualquier modo lo dispuesto por la ley .

Las características

esenciales de los delitos contra la marca de fábrica o de comercio son:

1) es indispensable que la conducta del agente esté encaminada a obtener un provecho económico, por lo que siempre hay un fin de lucro por parte del tercero que viola la marca registrada por otro. Si el sujeto usa la marca con mero interés personal, no hay delito.

2) No es necesario que las marcas estén registradas. Los derechos resultantes de ellas nacen con el uso por parte de quien la emplee comercialmente (lo que se llama el uso exclusivo de la marca) y existe independientemente del registro, que solo sirve para notificar al público y demás comerciantes y crear una presunción de mala fe contra todo el que en adelante use esa marca registrada.

Los delitos que castiga como

tales la ley de marca, en una breve reseña son:

i. Fabricar, falsificar, adulterar o ejecutar una marca inscripta en el Registro y que corresponda a otra persona, con fin de lucro.

ii. Imitar una marca, dibujo o modelo para que el consumidor pueda confundirlos con productos cuyas marcas han sido


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registradas, también debe ser con fin de lucro.

iii. Rellenar con productos espurios envases con marca ajena, o rellenar con productos que no corresponda al legítimo enunciado en la marca que lleva el envase o mezclar productos legítimos con extraños o espurios. Acá la ley no se refiere a la finalidad lucrativa, pero está implícito.

iv. Vender o poner en venta o prestarse a vender o a hacer circular mercadería señalada con las marcas falsificadas o adulteradas, cuando conozca este hecho. Tampoco la ley exige que exista una finalidad de lucro.

v. Usar o poner en venta marcas auténticas contra la voluntad del legítimo propietario de ellas.

Algunas precisiones respecto

a estas conductas delictivas que más de una vez han confundido al intérprete. En primer lugar, cuando se habla de falsificación de marca, esto quiere decir que deben reproducirse exactamente los elementos de la marca ajena mutando la verdad. Pero esa falsificación puede ser parcial, que es la que toma de la marca nada más que sus caracteres principales.

En segundo término, el verbo

puede traducirse por alteración que se produce al introducir algún elemento falso en la marca, como por ejemplo el tipo de letra, del tamaño de las figuras, o de los colores.

En tercer lugar, el verbo nuclear ejecutar supone reproducir una marca ajena, lo que no había necesidad de decir pues ya existe castigada la hipótesis de la falsificación completa, con la que se identifica.

En cuarto término, en el delito

donde se castiga la imitación, ésta forma tipo ha sido confundida con una falsificación parcial, al punto que algunos autores han escrito que es imposible señalar los límites entre ambas. La imitación es una copia parecida de los elementos de la marca auténtica. Es decir, en la imitación, sólo hay posibilidades de confusión de marcas, en cambio en la falsificación parcial hay probabilidad, lo que da un grado más de certeza.

En quinto lugar, se advierte

que la ley se refiere a productos extraños o espurios, lo que es exactamente lo mismo, son sinónimos pues. Debe aclararse en este punto que los productos aun siendo extraños, deben ser de igual naturaleza que los protegidos por la marca registrada, no sea cosa que se pretenda sancionar la acción de rellenar un envase de vino de marca con agua mineral, lo que para nuestra ley no es delito contra la ley de marcas, puede ser que sea una estafa. 5. CAPITULO II: DELITOS MARCARIOS EN LA LEY Nº 17.011.

Las características esenciales de los delitos contra las marcas de fábrica o de comercio son:


70

a) es indispensable que la conducta esté encaminada a obtener un provecho económico, por lo que siempre hay un fin de lucro por parte del tercero que viola la marca registrada por otro, dentro de la modalidades previstas en la ley.

b) no es necesario que las marcas estén registradas. Los derechos resultantes de ellas nacen con el uso por parte de quien la emplea comercialmente (lo que se llama el uso exclusivo de la marca) y existe independientemente del registro, que sólo sirve para notificar al público y demás comerciantes y crear una presunción de mala fe contra todo el que en adelante use esa marca registrada.79

Bayardo Bengoa analizando la objetividad jurídica tutelada por el derecho penal expresa que en el terreno doctrinario se han planteado posiciones extremas: por un lado, están quienes consideran que el bien jurídico protegido es la exclusividad del uso, o si se quiere, la propiedad de los signos. 80

Por otro lado, dentro de la doctrina nacional, sin duda ciñéndose a la ubicación suministrada por el Código, Reta afirma que en la hipótesis de la ley penal uruguaya el objeto jurídico está constituido por la fe pública, en

79

CAIROLI MARTÍNEZ, Milton; “Curso de Derecho Penal Uruguayo”, Parte Especial , Tomo III, FCU, Montevideo, 1998, Pág. 437 y 438. 80

MASCAREÑAS, “Los delitos contra la propiedad industrial”, Barcelona, 1953, pág. 40. Obra citada por BAYARDO BENGOA Fernando: “Derecho Penal Uruguayo”, Tomo VI, Parte Especial, Vol. III, JVC, Montevideo 1967, Pág 161.

lo que se refiere precisamente a la necesidad colectiva de garantir determinados medios que caracterizan y protegen la propiedad industrial y comercial.81

Bayardo considera que estamos ante delitos pluriofensivos.

El objeto de la tutela penal es mixto: por un lado se está protegiendo la propiedad privada, habida cuenta del especialísimo perfil de los bienes que se busca tutelar. Por otro, se está tutelando un bien jurídico muy diferente: la fe pública; un estado de espíritu y de conciencia colectivos que hace que los integrantes de la sociedad depositen su confianza en los objetos, signos, y otras formas exteriores a los cuales el orden jurídico atribuye un valor importante y que, por eso tutela con intensidad.82

Si atendemos a las recomendaciones del ilustre Roxin y de la doctrina penal más moderna en general, hay que descriminalizar; los ilícitos penales deben concretarse a la represión de aquellas conductas humanas que provocan verdadera “dañosidad social” - al decir del maestro alemán-; y luego sí, establecer mecanismos represivos adecuados para que los infractores de la norma penal reciban la respuesta punitiva del Estado, cuando corresponda. En los últimos veinte años, la tendencia legislativa en el país ha sido diametralmente opuesta a esas enseñanzas de la doctrina penal internacional, y en vez de eliminar figuras penales, se crean nuevos

81

RETA Adela. Obra citada por BAYARDO BENGOA Fernando: “Derecho Penal Uruguayo”, Tomo VI, Parte Especial, Vol. III, JVC, Montevideo 1967, Pág 161. 82

MERLINSKI, Ricardo y SALAVERRY, Lucia: “Las Marcas en el Uruguay. Marco Normativo”. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 2000. Pág 79.


71

delitos y se incrementan las penas de los previstos en el Código, a partir de la errónea creencia de que, con ello, se evitará reducir considerablemente el fenómeno de la criminalidad. La realidad nos dice que esas reiteradas reformas resultan anodinas, no logran las finalidades perseguidas y determinan en definitiva, una distorsión global del sistema penal.83

El Dr. Gonzalo Fernández citando a Soler expresa que la intervención penal significa una solución de extrema ratio y, por tanto, está gobernada por los principios de “intervención mínima” y de “exclusiva protección de bienes jurídicos”.

Semejante caracterización pone de relieve la importancia del concepto de bien jurídico para el derecho penal, no sólo en el puro terreno político-criminal, sino también en el ámbito de la dogmática jurídico – penal, específicamente dentro de la teoría del delito, en el interior del hecho punible.84

La regulación penal del régimen marcario puede encuadrarse dentro de lo que podríamos llamar derecho penal económico o derecho penal de los negocios. En este sentido, los delitos contra las marcas pueden lesionar la seguridad del tráfico económico, la libre competencia, los derechos del consumidor, los derechos patrimoniales, así como también los intereses del comercio y el trafico jurídico, todos contenidos

83

PREZA RESTUCCIA, Dardo, ADRIASOLA Gabriel, GALAIN Pablo: “Delitos Económicos”. Editorial B de F. Montevideo – Buenos Aires. 2004. Pág 19. 84

SOLER, “Derecho penal argentino”, t1, p.7. Asimismo, SOLER, “Bases ideológicas”, Pág.35. Obras citadas por FERNÁNDEZ Gonzalo: “Bien jurídico y sistema del delito”. Editorial B de F. Montevideo – Buenos Aires 2004. Pág 1.

que –como refiere Grezzi- pueden incluirse dentro de la gran variedad que doctrinariamente agrupa éste concepto.85

En materia de Derecho penal de la empresa, la intervención del legislador penal debe limitarse a la construcción de un sistema de reglas que tutelen por un lado el patrimonio social, el acceso igualitario de los operadores al tráfico económico y la transparencia del mercado. En suma, en esta materia, la norma penal debe estar dirigida a garantizar lo que se ha denominado las reglas del juego. En otras palabras, la intervención penal debe dirigirse en una primera fase, a colocar a los operadores del mercado, empresas e inversores, en condiciones de paridad.86

Nuestra doctrina nacional es unánime en mencionar que, la ley de marcas consagra derechos para los titulares de la marca, que se instrumentan sobre la base de un derecho de exclusión de uso del signo cuyo monopolio surge en el titular del registro. Por lo tanto, nos encontramos ante un ilícito en materia de marcas cuando hay una transgresión a tales derechos. Cada vez que se utiliza a sabiendas una marca ajena sin autorización del titular, se está actuando en infracción a la ley de marcas, con culpa grave o dolo, seguramente de la manera opuesta a como lo haría un buen hombre de negocios. Para determinar si hay efectiva responsabilidad en quien lleva a cabo esta acción hay que analizar cada agente. De todas formas, la conducta del buen

85

CAMAÑO, Diego/ LACKNER, Ricardo/ SILVA Diego: “Los nuevos delitos marcarios en la ley 17011” en Revista de Derecho Penal N° 11, FCU, Montevideo, 2000, Pág. 65. 86

CERVINI, Raúl / ADRIASOLA, Gabriel: “El derecho penal de la empresa desde una visión garantista”. Editorial B de F. Montevideo Buenos Aires, 2005. Pág 324.


72

hombre de negocios se mide distinto según el hecho que realiza. En opinión de la suscrita, no merece igual consideración el caso de un muy modesto emprendimiento, por ejemplo, una venta ambulante de algún alimento en ocasión de un espectáculo popular, que utiliza un signo confundible con marca notoria; frente a la situación de un restaurante que se instale formalmente en una avenida principal y utilice como marca un signo confundible con marca notoria. En ambas situaciones hay infracción, por lo que no podrán seguir utilizando el signo. No obstante, es diversa la consideración que merece uno y otro responsable: corresponde exigir del titular del restaurante mayor nivel y capacidad de gestión que al primer emprendedor mencionado, ya que hay un mayor grado de injusto.

Es oportuno mencionar que la doctrina especializada expresa que el delito de falsificación de marcas es un fenómeno que cobra importancia creciente en nuestro país y en la región, a tal punto que en Estados Unidos la definen como el crimen del siglo XXI.

Dicho delito no solo genera pérdidas de millones de dólares por año a los titulares de marcas registradas, solamente porque el infractor aprovecha la notoriedad y el prestigio de una marca famosa para obtener un provecho y lucro indebido, sino que afecta a la sociedad toda, en la figura del consumidor final, que adquiere la mercadería falsificada “creyendo” que la misma responde a la garantía que le brinda la marca que la identifica.

Según expresa Cervieri, quien inicie acciones civiles o penales por falsificación de marcas deberá acreditar que la marca objeto de la falsificación está registrada, adjuntando el título expedido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial; la denuncia penal o la demanda civil deberá ser presentada por el titular de la marca o su apoderado legal.87 Dicha autora sostiene que es frecuente que en la práctica el “infractor”: comprador, vendedor, importador, usuario de zona franca, comparezca en los procedimientos judiciales alegando el desconocimiento de la falsificación y la buena fe. Sin embargo para el derecho marcario uruguayo tales afirmaciones no son causales de excepción. Comete el delito aquel que almacena la mercadería falsa en la zona franca. No es necesario que sea el fabricante o el que adultere o imite la marca, por el solo hecho de dejarla almacenada se configura el delito enumerado en el artículo 83. Una vez que se toma noticia de la existencia de mercadería falsificada en una zona franca puede accionarse en vía civil o penal o ambas conjuntamente. Los requisitos previos son:

1- Marca registrada en nuestro país y para ello lo acreditará con certificado de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial o el correspondiente título con la última renovación o constancia del último titular.

2- La denuncia penal o demanda civil deberá ser

87

CERVIERI, Virginia: “La falsificación de marcas en el Uruguay”, Anuario de Propiedad Intelectual. Montevideo. 2003 GPI, Pág. 43 y ss.


73

presentada por el titular de la marca o su apoderado legal, agregando poder general para pleitos traducido, legalizado y protocolizado.

3- Presente poder general para pleitos; no se requiere poder especial para el caso concreto.88

El titular de la marca presenta

la denuncia penal y una vez que el juez emite la orden de allanamiento se concurre con el Alguacil a la zona franca donde se incautará la mercadería y al igual que en el procedimiento civil se extraerán muestras para peritar. La mercadería quedará depositada en la zona franca hasta que el Juez ordene su traslado.89 El artículo 81 de la ley Nº 17011 tipifica el mismo delito que existía en la ley Nº 9956, con la diferencia que se ha agregado un nuevo fin -el de causar perjuicio- y se ha sustituido el verbo “ejecutar” por “imitar”. También cambian las penas y se sustituye la denuncia de parte por la instancia del ofendido, como sucede en todas las disposiciones de la nueva ley. Para Bayardo Bengoa “existe usurpación, toda vez que haya disposición total y plena, mediante explotación y sin conocimiento del titular de derecho, de las marcas inscriptas en el Registro y ello con la finalidad de lucrar”. Falsificación, según Cairoli, “quiere decir que deben reproducirse exactamente los elementos de la marca ajena mutando la verdad. Pero esa falsificación puede ser parcial que es la que toma de la

88

CERVIERI, Virginia: “Incautación de mercadería falsificada en zonas francas”, Anuario de Propiedad Intelectual 2004.GPI, Pág. 44 y ss. 89

CERVIERI, ob. cit., Pág 45.

marca nada más que sus caracteres principales. No es necesario que la marca falsificada posea caracteres secundarios diferentes de los de la auténtica, bastan que se hayan reproducido los caracteres salientes de ella dejando de lado los secundarios para que ya exista una forma de falsificación parcial”. El artículo 82 de la ley 17011 repite la disposición del artículo 30 de la ley 9596, con la salvedad que se requiere el propósito de lucro. La intención del legislador fue la de preservar al consumidor que habrá de comprar un producto con una marca y se lleva otro diferente o el mismo adulterado, así como los intereses del fabricante que se verían afectados por la comercialización de un producto distinto. En realidad no se pena la adulteración, sino el rellenado que inexorablemente supone adulteración. El artículo 83 de la ley 17011 se corresponde con el artículo 32 de la ley anterior. Comete el delito quien, a sabiendas de que se trata de mercadería con marca adulterada o de envases rellenados, los guarda para sacarlos del mercado, los distribuye entre familias de bajo nivel económico o los vende a precio vil y con su producido ayuda a terceros. Se trata de mercadería que por sus características, no puede ser almacenada ni puede circular en el mercado, sino que debe ser destruida. El artículo 84 de la ley 17011, sustituye los artículos 35 y 36 de la ley 9956, con la diferencia de que antes las mercaderías se


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decomisaban y vendían y ahora se decomisan y destruyen.90 Según nos enseña Gutiérrez Carrau91, la legislación marcaría prevé dos grandes tipos de acciones judiciales: civiles y penales.

Dentro de las acciones civiles pueden iniciarse diligencias preparatorias, medidas cautelares, o acciones de fondo.

En cuanto a las acciones penales, se puede denunciar la comisión de determinados delitos expresamente previstos en la Ley, que también pueden tener repercusiones civiles. Los titulares de marcas registradas están legitimados para entablar acciones judiciales fundadas en su derecho de marca, contra terceros que violen tales derechos. Ello surge de los artículos 14, 81, y siguientes, 87 y 88 de la ley Nº 17.011.

No están legitimados para accionar por infracción al derecho de marca los licenciatarios (salvo que sean apoderados y lo hagan en representación del titular, sustituyendo el poder en un procurador o abogado); tampoco están legitimados los usufructuarios ni los acreedores prendarios.

La protección penal de las marcas está prevista en los artículos 81 y siguientes de la ley Nº 17.011 y alcanza exclusivamente a las “marcas registradas”.

El mencionado autor citando a Miguel Langón (Código Penal comentado, Universidad de Montevideo, 2005. Tomo III, pág. 358 y siguientes) sostiene que la

90

LAMAS, Mario Daniel “Derecho de Marcas en el Uruguay”. Barbat & Cikato. Montevideo, Año 1999. Págs 268 a 274. 91

GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Manual Teórico-Práctico de Marcas. Tercera Edición. Montevideo. 2009. Universidad de Montevideo. Facultad de Derecho. Página 181 y siguientes.

exigencia del registro está derogada porque la consagración de derechos y garantías son normas de autoaplicación por ser normas internacionales. Las marcas registradas en el extranjero que no hayan sido incorporadas al registro nacional, no quedan amparadas por la norma.

La ley exige la presencia de por lo menos uno de los dos requisitos subjetivos típicos, en ánimo de lucro o ganancia, o en ánimo de provocar perjuicio, excluyendo toda posibilidad de imputación a dolo eventual o indirecto, exigiendo en exclusividad la presencia de dolo directo, estructurado sobre el conocimiento de que la marca sobre la que se actúa es ajena y la voluntad de realizar el tipo penal.

En los hechos existe una diferencia entre quién usa una marca igual o semejante a otra pre-registrada sin falsificarla y sin voluntad de hacer pasar sus productos por los de otros y quién realiza una replica espuria de la marca o del producto. El juez será quién decida la pena a aplicar dependiendo del caso concreto.

En cuánto a las marcas y los nombres de dominio en Internet92el citado autor expresa lo siguiente: los nombres de dominio son como el domicilio de una página web en Internet, la localización del sitio en el llamado Cyber-espacio. Los nombres de dominio son básicamente de dos tipos:

1. Los gTLD son los dominios genéricos de nivel superior.

2. Los ccTLD son dominios de nivel superior correspondientes a códigos

92

GUTIÉRREZ CARRAU, Juan Manuel. Ob. cit., Página 213 y siguientes.


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de países, por ejemplo .uy para Uruguay.

El titular de una marca

registrada no tiene un derecho prioritario para registrar nombre de dominio coincidente con la misma. Y ello por varias razones. En primer lugar, los nombres de dominio no reconocen clases de productos o servicios, por tanto si existen dos marcas iguales que cubren productos o servicios diferentes, el primero que llegue se queda legítimamente con el dominio (primero en tiempo, primero en derecho).

La adopción de una marca registrada o de una marca notoria internacional no registrada, como nombre de dominio en el Uruguay, podrá configurar una hipótesis de competencia desleal y aún una infracción marcaría, dependiendo de cada caso concreto.

Doctrinariamente se entiende que no existe infracción de marca cuando el uso de la misma como “link” es meramente informativo o facilitador del acceso a la verdadera página web del titular de la marca.

En Uruguay, los dos primeros casos que conocemos estuvieron vinculados a los nombres de dominio “microsoft.com.uy” y “yahoo.com.uy”, en el primero de ellos el juicio termino en una transacción.

Es importante mencionar que, el artículo 252 del Código Penal Uruguayo ubica a los delitos marcarios bajo el título de aquellos que atentan contra la fe pública. Por lo tanto la protección penal de las marcas se justifica por la confianza que despierta en el público consumidor que usa los signos

distintivos para identificar sus productos o servicios. Otro sector de la doctrina penal entiende que se trata de delitos pluriofensivos ya que además de la fe pública se lesiona la propiedad.

Continuando con el análisis de las sanciones penales en la ley Nº 17.01193 podemos decir que incluye las hipótesis delictivas en su capitulo XIV cuyo nomen iuris “de las acciones civiles y penales”; en los artículos 81, 82 y 83 y teniendo presente que el artículo 85 hace aplicable dichas disposiciones a las denominaciones de origen.

Todos son delitos de peligro, ya que hasta en la modalidad de comercialización se trata de un riesgo de confusión por el público; el daño recién se produciría si los consumidores adquiriesen las mercaderías falsificadas y percibiesen la diferencia, provocando una perdida de confianza en la marca.

El artículo 84 se refiere al régimen del comiso, que asume la siguiente modalidad: los distintivos falsificados y los instrumentos empleados en su elaboración serán destruidos o inutilizados. A su vez, las mercaderías falsificadas serán decomisadas y destruidas, salvo que pudieran servir a instituciones de beneficencia. El artículo 86 establece que estos delitos son perseguibles a instancia del ofendido.

El artículo 81 es directo sucesor del artículo 29 de la ley Nº 9.956.

La falsificación es la creación de un objeto falso. En materia marcaría el objeto falso es aquel en

93

CAMAÑO VIERA, Diego, LACKNER, Ricardo, SILVA, Diego. “Los nuevos delitos marcarios en la Ley Nº 17011. Revista de Derecho Penal Nº 11, FCU, Montevideo, 2000.


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que su distintivo no individualiza lo que el objeto es sino lo que se pretende que se parezca. La protección marcaría que brinda el Estado pretende garantizar al público consumidor que la relación entre una marca y un producto es genuina.

La doctrina nos enseña que se crea un objeto falso tanto cuando se le agrega un producto cualquiera un distintivo reproducido o imitado, como cuando a tal producto se le coloca un distintivo original; es decir en ninguno de ambos casos coincide lo que el distintivo representa con lo que el objeto es, por eso decimos que hay una falsificación marcaría.

Todos los verbos del artículo 81 son modalidades de falsificación, con diferencias leves: “usar” debe entenderse como individualizar con el distintivo original a bienes o servicios que no coinciden con lo que tal signo distingue; “fabricar” es reproducir en forma exacta un distintivo, señalando con él al objeto en cuestión, siempre que este último no hubiere sido también confeccionado por el sujeto activo (en cuyo caso se aplica el artículo 83); “falsificar” se refiere a la conducta del que adopta las características principales del objeto que toma como modelo dejando de lado las secundarias; “adulterar” es alterar un distintivo original introduciendo modificaciones que permitan confusión, e identificar con el mismo los objetos; imitar consiste en realizar un diseño no exactamente igual pero con aptitud de inducir el engaño al consumidor.

El tipo penal contiene dos referencias subjetivas: “el fin de lucrar” o “causar perjuicio”. “El fin de lucrar” significa un aprovechamiento

indebido del prestigio de la marca o de su titular, y el “causar perjuicio” se refiere al daño económico injusto que conlleva la dilución de la fuerza distintiva de la marca.

La represión penal se ejerce no solo cuando se produce efectivamente una lesión, sino también cuando se crea la posibilidad de daño, por eso hablamos de un delito de peligro. Evade a este estudio la diferenciación entre delitos de peligro concretos y delitos de peligro abstractos.

Para todas las hipótesis planteadas en este artículo puede concebirse la tentativa, es decir que el itinere delictuoso es fraccionable.

Se establece una pena de entre 6 meses y 3 años de privación de libertad (penitenciaria).

El artículo 82 tipifica la hipótesis de relleno con productos espurios de envases con marca ajena. Se entiende por “espurio” aquello distinto al producto que connota la marca, con una apariencia ante el consumidor que lo lleva a la confusión.

A diferencia de la figura anterior, en este artículo no se hace referencia a la condición de que la marca este registrada, aunque eso es irrelevante porque la protección que otorga al registro que brinda la DNPI es de tipo constitutivo, es decir el derecho marcario nace con la inscripción.

Con respecto al bien jurídico tutelado para Reta es la fe pública y no la propiedad. La pena de este delito es igual a la del anterior.

En el artículo 83 se hace mención a la circulación, el legislador ha querido castigar la fabricación, el almacenamiento y la


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distribución así como la comercialización.

Aunque parezca redundante es importante mencionar que las mercaderías que se adecuen a este tipo penal deben estar destinadas a circular en el mercado, ya que de lo contrario no podría existir confundibilidad y riesgo o daño a la confianza del público.

La pena oscila entre 3 meses de prisión y 6 años de penitenciaría.

Según el artículo 85 el objeto material, las denominaciones de origen, se encuentra definido por el artículo 75 de la ley Nº 17.011. Es oportuno mencionar que las denominaciones de origen son una especie del genero “indicaciones geográficas”, que a su vez incluye a las indicaciones de procedencia (artículo 74); estas últimas no son objeto de tutela penal.

El verbo nuclear es “usar”. Por los principios generales mencionados up supra, son requeridas las mismas referencias subjetivas mencionadas en el artículo 81.

La referencia normativa “sin derecho” reclama que el producto o servicio no se genere en el lugar que indica la denominación o que no reúna los requisitos de calidad provenientes de factores naturales y humanos propios del medio geográfico. 6. CAPITULO III: RESPONSABILIDAD PENAL EN LA LEY DE PATENTES Nº 17.164.

Con respecto a los delitos establecidos en la Ley de Patentes, el Dr. Cairoli sostiene que en nuestro derecho para que una invención pueda ser objeto tutelable penalmente tiene que estar

patentada o registrada. En los delitos contra las patentes o privilegios, es preciso que la conducta se realice con fines industriales o comerciales, no pueden considerarse delitos los simples ensayos, estudios de perfeccionamiento, experimentos, que no constituyan un uso industrial.94

En lo que respecta a los aspectos penales de la ley de patentes podemos decir, que se tutela que terceros, sin autorización del titular de la patente de invención realicen actos que supongan una explotación industrial o comercial de la patente. El tipo delictivo requiere, tal como lo expresa Lakner95 dos requisitos: 1) la falta de consentimiento del titular de la patente y 2) la existencia de una patente válida y vigente.

Según Laurence R. Hefter & Robert D. Litowitz96 las ventajas de un sistema de patentes eficaz son:

1. Una patente recompensa la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo asociada a la investigación.

2. El plazo limitado de una patente protege también el interés público al propiciar la rápida comercialización de los inventos.

3. Si bien es cierto que todos los miembros de la OMC deben someterse a las normas de patentes contenidas en el acuerdo

94

BREWER MORENO, Pedro. “ Tratado de patentes de invención”. Bs. As. 1957, Pàg 361 y 362 ; PELLA y FORGAS, J. “Nuevo tratado de Patentes”. Barcelona 1904, pág 94. Obras citadas por el Dr. Milton CAIROLI: “Curso de Derecho Penal Uruguayo”, Parte Especial , Tomo III, FCU, 1998, Pág. 437. 95

LACKNER, Ricardo. “Aspectos Penales de la ley de Patentes 17164”. Revista de Derecho Penal Nª 13. Montevideo, F.C.U. 2002. Pág 439 y ss. 96

“Introducción a los Derechos de la Propiedad Intelectual”. Oficina de Programas de información internacional. Departamento de estado de los Estados Unidos. Página 1 a 8 inclusive.


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TRIPS, las patentes se expiden de acuerdo con las leyes nacionales.

4. Cualquier patente emitida puede ser impugnada si la invención consiste en algo obvio para las personas versadas en la tecnología pertinente. Esto nos lleva a recordar lo trasmitido en el curso de que para que sea patentable una invención debe ser novedosa, útil y no obvia. Además tiene que tener alguna aplicación práctica.

Queda configurado el ámbito

de protección penal97, castigando con pena la realización por un tercero sin consentimiento del titular, de los actos de explotación del producto de invención garantizados por la patente, como son: a) la fabricación, es decir, el proceso productivo por el que se obtiene ex novo, mediante una actividad laboral de transformación de determinadas materias, un objeto, que constituye el quid novum, objeto de protección de la patente. b) La utilización, que consiste en el uso del producto. Los actos de empleo, uso o utilización son los que se insertan en un proceso de fabricación o de prestación de un servicio. Por tanto, están fuera del ámbito de protección, los actos del ámbito privado sin fines comerciales. c) La oferta y la venta, ambas acciones, íntimamente relacionadas, se refieren al ciclo comercial o de la distribución frente a las acciones antes mencionadas. Designan la actividad de quienes median entre los que fabrican de modo

97

LACKNER, Ricardo, ob. Cit., p. 439 y siguientes.

fraudulento el producto protegido y quienes están dispuestos a comercializarlos. El vehículo normal para la realización de la oferta es la publicidad. d) Importación y almacenamiento, la importación implica la introducción de los productos ilegítimos en territorio uruguayo desde fuera de él. El almacenamiento supone no solamente la mera disponibilidad real del producto, sino, por el sentido natural y obvio del termino, requiere una cantidad de productos razonable para la actividad industrial o comercial.

El artículo 99 inciso 2º de la Ley de Patentes dispone que también podrá reclamarse indemnización por los actos lesivos realizados desde la presentación de la solicitud, en los casos en que el infractor obtuviera por cualquier medio conocimiento del contenido de la misma antes de su publicación, teniendo en cuenta la fecha de comienzo de la explotación. No obstante un sector de la doctrina penal discrepa con el contenido del citado artículo por entender que de acuerdo al principio de legalidad y debido a que el tipo penal habla de derechos protegidos por patentes, con la mera presentación de la solicitud no se obtiene una patente, debido a que la patente nace cuando finaliza el procedimiento administrativo y la autoriza la DNPI. En el caso de los modelos industriales la ley no hace una enumeración de los derechos conferidos al titular sino que se remite a las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fuere aplicable.

Un tema más complejo es el de los derechos tutelados por las


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patentes de diseños industriales, ya que aquí existe la posibilidad de que simultáneamente reciban protección de tres regimenes jurídicos distintos (artículo 87). Además, el diseño podría estar protegido por el régimen de la ley de propiedad literaria y artística y por la ley de marcas, si el diseño tiene carácter distintivo. Como cada uno de estos regímenes tiene su respectivo ámbito de protección penal, en el caso de que un diseño este inscripto como derecho de autor, como marca y como patente, habrá que resolver si nos encontramos ante un concurso aparente de leyes penales o ante un concurso de delitos.

El bien jurídico protegido debe identificarse con el derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos amparados por un título de propiedad industrial previamente inscripto.

Cuando hablamos de delitos en la ley de patentes es imposible no derivar en el concepto o el verbo nuclear de las figuras penales que vimos, que es “defraudar”. Fraude no es otra cosa que el hecho de frustrar la ley o de usurparnos lo que por derecho nos pertenece, de forma tal que el engaño puede considerarse como el medio de arribar al fraude y el fraude como el fin u objeto que uno se propone lograr con el engaño.

Otro punto relevante a tener en cuenta es que, la causación de un daño patrimonial no forma parte de la configuración típica de la usurpación de la patente.

El componente subjetivo del comportamiento típico se integra por el dolo y por un especial elemento subjetivo del injusto. Las conductas deben llevarse a cabo con conocimiento de que se está

vulnerando una patente registrada. Si el dolo es la conciencia y la voluntad de la infracción del derecho de propiedad industrial, y éste nace con su registro, es obvio que el conocimiento del registro forma parte del contenido del dolo. Se trata de un conocimiento real y efectivo. Nuestra ley requiere que el sujeto actúe con fines industriales o comerciales, lo que elimina del ámbito penal la realización de estas conductas con animo de lucro personal o para su particular provecho, comodidad, etc.

La pena prevista es de privación de libertad, con un mínimo de seis meses de prisión y un máximo de tres años de penitenciaría, si no concurren algunas de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 107, por las cuales se elevan ambos guarismos.

En el inciso 2º del artículo 106 habla del “comiso”, y se entiende por tal la perdida en beneficio del Estado de los efectos e instrumentos del delito. Los instrumentos del delito son aquellos que se han utilizado para ejecutarlos. Con respecto a los objetos elaborados en infracción, se trata de los efectos del delito, o lo que equivale a decir los objetos obtenidos con la conducta típica.

La norma que nos ocupa no específica a texto expreso el destino. Sólo señala que la decisión judicial, si bien no quedaría condicionada por la opinión de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, debe contar con ella. Para la suscrita esto es muy relevante ya que somos los técnicos de la DNPI quienes, salvo excepciones, estamos más


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capacitados para asesorar al magistrado actuante.

El artículo 107 establece las agravantes. En el literal A se esboza una forma de elevar a la categoría de injusto penal las infracciones al deber de fidelidad del empleado hacia su empleador, y al de buena fe contractual en el caso del licenciatario, lo que incrementa el disvalor de acto.

La hipótesis prevista en el literal B supone que el dependiente o el licenciatario no defrauden ellos mismos los derechos del titular, sino que le revelen secretos de fabricación a un tercero, el cual utilizando los mismos llevará a cabo la defraudación de los derechos del titular, mediante la realización de las conductas prohibidas. La conducta que desarrollan el dependiente y el licenciatario, es la que encarta en el delito de revelación de secretos, tipificados en el artículo 302 del Código Penal Uruguayo.

Como operadores de derecho no debemos confundir los términos “secretos” con “conocimiento”. Los conocimientos son propios del trabajador por ser la consecuencia del ejercicio de su labor e integran su formación profesional. En cambio los secretos son datos reservados, que de revelarse generan perjuicio a la empresa y favorecen la competencia desleal. No olvidemos que la documentación de la patente es una fuente de información tecnológica.

Según Beatriz Bugallo98 el núcleo de la disposición fundamental de la norma juspenalista que se inserta en materia de patentes de invención,

98

BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. “Patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales” Ley Nº 17.164. Análisis exegético. Fundación de Cultura Universitaria. 1ª Edición, mayo 2001. Páginas 128 y 129.

modelos de utilidad y diseños industriales se encuentra en el verbo “defraudar”. Es decir privar al titular de la patente de las ganancias que pudieran corresponderle por autorizar el uso de su creación. Para dicha autora, los extremos no previstos en las disposiciones penales de la ley de patentes, deben llevar al defensor a aplicar las normas generales del derecho penal contenidas en el Código Penal y en el Código del Proceso Penal. 7. CAPITULO IV: SANCIONES PENALES ESTABLECIDAS EN LA LEY Nº 17.616: DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS.

Según expresiones del Dr. Eduardo de Freitas: “con motivo de los avances tecnológicos y la necesidad de proteger en debida forma las creaciones del intelecto, fueron surgiendo diversos convenios internacionales en materia de derechos de autor. Se destacan el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 1971), el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual vinculados con el Comercio (ADPIC), resultante de la Ronda Uruguay del GATT, y los nuevos Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor del año 1996 (ámbito digital e internet). Estos dos últimos prevén a texto expreso la protección de los programas de ordenador. Tanto el Convenio de Berna, como el acuerdo ADPIC, fueron aprobados por nuestro país a través de las leyes 14910 y 16671, respectivamente.


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Nuestro país sanciona la ley 17616 de 10 de enero de 2003, con el objeto de actualizar la ley del año 1937. Entre los cambios introducidos surge, precisamente, la inclusión a texto expreso de los programas de ordenador. El titular de un programa de computación, conforme a la ley, tiene el derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución, transformación y su comunicación al público.

Interesa destacar que el derecho de reproducción comprende la fijación de la obra (programa de ordenador) en cualquier forma o por cualquier procedimiento, incluyendo la obtención de copias, su almacenamiento electrónico, - sea permanente o temporario-, que posibilite su percepción o comunicación. Asimismo, a través del derecho de distribución el titular tiene el derecho exclusivo de poner a disposición del público el original o una o más copias de la obra, mediante su venta, permuta u otra forma de transmisión de la propiedad, arrendamiento, préstamo, importación, exportación o cualquier otra forma conocida o por conocerse, que implique la explotación de la obra.

En lo que refiere a las medidas de protección efectiva, la ley se encarga de señalar que los titulares de los derechos podrán solicitar inspecciones judiciales con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a la misma. El Juez podrá, de esta manera, decretar el allanamiento de la finca o lugar donde se denuncia que se está cometiendo la infracción. Esta inspección tiene carácter reservado y se decretará

sin noticia de la persona contra quién se pide.

La ley también ha modificado los delitos relativos a violaciones a los derechos de autor. El actual artículo 46 de la ley Nº 9739, en la redacción dada por el artículo 15 de la ley Nº17616, establece que, quién edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra (programa de ordenador) inédita o publicada, sin la autorización escrita de su respectiva titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaria.

Por otra parte, quién reproduce o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado un programa de ordenador sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR a 1500 UR. La actual redacción dada por la ley Nº 17616 agrega otras figuras delictivas, referidas a medidas tecnológicas e información sobre la gestión de derechos. A tales efectos señala que serán sancionados con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría quién: - fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar,


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eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos; altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida sin autorización. Asimismo, el Tribunal interviniente ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. En aquellos casos en que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales”.99

Ante la Orden de Servicio Nº 32 de fecha 27 de julio del año 2005, en la cual se establece el

99

DE FREITAS, Eduardo. Clases dictadas en relación a la “Protección de la Innovación en las Empresas Culturales”, correspondiente al módulo 6 del curso “Diploma Propiedad Intelectual” Escuela de Negocios Internacionales. Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. (Septiembre - Octubre de 2009).

procedimiento a seguir por las Unidades Policiales ante los delitos violatorios de las Leyes, Normas, y Decretos de propiedad literaria y artística, ley de marcas, ley de patentes, derechos de autor y derechos conexos; y en la necesidad de integrar a la tarea policial organizaciones públicas y privadas relacionadas con este tema el Ministro del Interior Dr. José Díaz crea la Comisión Permanente de Defensa de los Derechos de la Propiedad Intelectual.

El termino piratería según el sub-comisario Francisco Anadón100 se utiliza para describir la infracción deliberada de los derechos de autor a escala comercial, pudiéndose dividir en las siguientes categorías:

1. Piratería simple o compilado: es la duplicación no autorizada de un original con el objetivo de lograr un beneficio comercial sin el consentimiento del titular de los derechos. El envoltorio de las copias piratas difiere del original. Un ejemplo de las copias piratas pueden ser las recopilaciones de un artista concreto y un ejemplo de software sería en el caso de licencias en volumen, puede significar que se reporte un número menor de computadoras en las cuales se instala el software.

2. Falsificaciones: el producto y su empaque son duplicados ilegalmente para su posterior redistribución como supuesto producto legal.

100

ANADÓN MÉNDEZ, Francisco y CARBONE PANDIANI, Alexander. Guía Básica de información para determinar Piratería y Falsificación. Comisión Permanente de Defensa de los Derechos de la Propiedad Intelectual. 2006. Impreso en Imprenta de la Jefatura de Policía de Montevideo. Ministerio del Interior. Página 16 y siguientes.


83

3. Bootlegs: son las grabaciones no autorizadas de actuaciones en directo o emitidas por radio o TV. Se duplican y venden sin el permiso del artista, compositor o compañía discográfica.

4. Preinstalación en disco duro: lo practican los integradores de PCs deshonestos que venden PCs con software ilícito preinstalado. Los distribuidores utilizan una copia adquirida legalmente para la instalación ilegal en muchas máquinas.

5. Distribución no autorizada: software distribuido bajo licencias de descuentos especiales, ya sea cliente que maneja altos volúmenes, fabricantes de computadoras o instituciones académicas, que luego redistribuyen a otros que no tienen o no califican para estas licencias.

6. Piratería en Internet: se refiere al uso de Internet para copiar o distribuir ilegalmente software, música o películas no autorizadas. En estos casos Internet es el medio empleado para anunciar, ofrecer, adquirir, o distribuir estos productos piratas. Utilizando la tecnología de compresión MP3 para la música, mientras que para el video se utiliza DivX, Xvid, MPG2, etc. Siendo distribuidos los productos piratas a través de programas de intercambio de archivos (P2P, peer to peer) tales Kazaa, eDonkey, eMule y BitTorrent entre otros.

En cuanto a los riesgos y consecuencias de la piratería debemos tener presente las sanciones previstas en nuestra legislación vigente:

1. Sanción penal: 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría (artículo 46 ley 9739 en la redacción dada por el artículo 15 de la ley 17616).

2. Multas de 10 a 1500 unidades reajustables.

3. Indemnización por daños y perjuicios y multa de hasta de 10 veces del producto en infracción.

Otro punto de análisis

interesante fue conocer la opinión de la doctrina en relación a cómo es atacada la edición legal de libros en el Uruguay.

En nuestro país, básicamente la edición legal de libros, tanto los nacionales, como así también los importados son atacados por dos vertientes, la piratería propiamente dicha que ingresan al circuito comercial a través de ferias o de librerías de libros usados. Pero fundamentalmente la edición legal de libros es atacada mediante el fotocopiado ilegal que se realiza en centros de fotocopiado normalmente ubicados en los alrededores de los centros de enseñanza, que técnicamente se denomina reprografía.

El derecho de reproducción reprográfico es el derecho exclusivo que le corresponde al titular de una obra protegida por el derecho de autor, de autorizar la reproducción total o parcial de la misma, a través de su “reproducción facsimilar de ejemplares de escrito y otras obras gráficas en cualquier tamaño o


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forma. Las normas de las legislaciones de los derechos de autor, referentes a la reproducción se aplican también a este proceso especial de copia”. Dicho derecho está contemplado en el Convenio de Berna.

La gestión colectiva de los derechos es necesaria cuando la administración individual es imposible, insuficiente y poco práctica. Y en el caso de los libros fotocopiados lo es, ya que el autor individual no puede ejercer un control sobre su obra.

Se llama autor a una entidad de gestión colectiva, constituida como una asociación sin fines de lucro, legalmente constituida y autorizada, que en nuestro país adopto la forma jurídica de Asociación Civil, cuyo “objeto es la promoción y defensa de los derechos de autor correspondientes a los autores o sus causahabientes sobre obras publicadas por los mismos o a través del editor”.

Un licencia que autorice la reproducción de obras protegidas por la ley de propiedad intelectual debe contemplar limitaciones ya que las reproducciones autorizadas no deben competir ni perjudicar la normal explotación de la obra. Por lo tanto, es importante que las licencias especifiquen claramente los límites y usos no permitidos de las copia.

Actualmente la Biblioteca Nacional,101 bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, lleva el Registro de Derechos de Autor.

101

CAPUTO, Alfredo. “Reseña de la evolución histórica de la Propiedad Intelectual en el Uruguay en el contexto nacional e internacional”. Revista de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial Nº 10. Octubre, 2004. DNPI – MIEM. Pág. 37.

Estimamos102 que para que pueda actuarse con eficacia en materia de ilícitos civiles y penales, no sólo se requiere, desde luego, una legislación preventiva y represiva adecuada, sino además: a) fortalecimiento de las sociedades de autores; b) dictar normas especiales que aseguren plenamente facultades amplias para actuar en juicio o en vía administrativa en representación individual de sus asociados y de los afiliados a todas las entidades con las que se hallan ligadas con pactos de representación recíproca, sin necesidad de mandato especial.

Por muchos años103 las

infracciones al derecho de autor y los derechos conexos fueron vistas como atentatorias, únicamente, de los intereses particulares del autor, artista, productor o emisor, según los casos, de modo que las viejas tendencias legislativas apuntaban a:

o Estimar que una protección suficiente podía concederse a través de las acciones civiles o administrativas y las reparaciones al agraviado por los daños y perjuicios sufridos.

o Penalizar las conductas más graves con sanciones casi siempre “benignas”.

o Considerar a los delitos contra el derecho de autor o los derechos conexos, de acción privada, de modo que su enjuiciamiento sólo era

102

GROMPONE, Romeo. “Sanciones Civiles y Penales en Materia de Derechos de Autor”. Propiedad Incorporal. Derechos de Autor y Conexos. Propiedad Industrial y Marcaria. Págs. 63 y ss. 103

ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. “La protección del derecho de autor y los derechos conexos o afines en el ámbito administrativo y judicial”. Manual para la enseñanza virtual del Derecho de Autor y los Derechos Conexos. Tomo II. Módulo VI, Unidad 4: La Tutela Penal. Caracas, República Bolivariana de Venezuela. 1ª edición. Escuela Nacional de la Juricatura, 2001. Págs. 309 y ss.


85

posible mediante la querella acusatoria de la parte agraviada.

La situación comenzó a

revertirse, entre otras razones, cuando:

o Los países asumieron compromisos internacionales para proteger las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones y ediciones, de modo que eran los estados los primeros obligados a asegurar su cumplimiento.

o La comunidad internacional reconoció expresamente al derecho de autor como un Derecho Humano, de suerte que muchas violaciones se consideraron atentatorias contra los atributos fundamentales del ser humano.

o Se evidenció la interrelación entre el derecho de autor y el derecho a la cultura, de modo que la protección del primero constituía un factor fundamental para el estímulo a la creatividad y a la producción de nuevos bienes culturales.

o Las modernas tecnologías incrementaron las posibilidades de explotación de las obras, prestaciones, producciones y emisiones protegidas, dando lugar al surgimiento de un sinnúmero de actividades industriales y comerciales, afectadas todas con las infracciones a los derechos autorales y conexos, de manera que dichas violaciones ingresaron

a las modalidades de criminalidad económica.

o Las transgresiones a los derechos intelectuales comenzaron a afectar también a las fuentes de empleo y a los ingresos del Estado.

o Muchas de las modalidades de ilicitud resultaban el producto de organizaciones dirigidas.

o El derecho de autor y los derechos conexos ingresaron a los convenios internacionales sobre comercio, cuyos compromisos podían conducir a los países donde no se ofrecía una protección eficaz, a mecanismo de solución de controversias, con la posibilidad de sanciones comerciales a nivel internacional.

La doctrina internacional

entiende que dichos ilícitos pertenecen a la criminalidad económica y se relacionan con la criminalidad transnacional.

Un ejemplo de la voluntad manifestada por la comunidad internacional en torno al tema se dio con las resoluciones unánimes adoptadas por las delegaciones gubernamentales y diversos organismos multilaterales con motivo de los dos foros mundiales convocados por la OMPI sobre la piratería de grabaciones sonoras y audiovisuales (1981) y de radiodifusiones y obras impresas (1983), donde se destacó el daño que se generaba a las culturas nacionales, a la economía y al nivel de empleo, recomendando a los legisladores nacionales la previsión


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de sanciones efectivas, especialmente las de orden penal.

El compromiso de sancionar penalmente las principales conductas infractoras del derecho de autor o los derechos conexos figura en el artículo 61 del ADPIC.

Según Antequera, la previsión penal de las conductas descansa sobre dos principios fundamentales:

1) Las sanciones deben ser suficientemente disuasivas, entre otras cosas para evitar, en lo posible, nuevas violaciones por parte del infractor en incluso por terceros.

2) La pena debe ser equivalente a la aplicable para otros delitos de similar magnitud.

Las principales teorías acerca

de la naturaleza de los delitos contra el derecho de autor y los derechos conexos son: a) la falsificación, b) defraudación, c) el hurto, d) la usurpación, y e) la teoría de los delitos sui generis.

La acción de falsificar tiene dos acepciones: por una parte, significa adulterar o corromper; y por la otra, es sinónimo de contrahacer una cosa material o inmaterial. A su vez, contrahacer equivale a remediar, imitar, o copiar. La falsificación podría explicar entonces los delitos donde se infringe el derecho de reproducción, pero no aquello que atentan, por ejemplo contra los morales de divulgación e integridad, o el patrimonial de comunicación pública, si la acción no consiste en la producción indebida de ejemplares.

Concebir al derecho de autor como una simple propiedad,

también parece incorrecto, sin embargo inclinó a algunos legisladores a conceptualizar a dichos delitos como de defraudación, no obstante que estos lesionan fundamentalmente al patrimonio económico, al tiempo que existen violaciones al derecho de autor que afectan los intereses de orden moral, como los delitos de sustitución de paternidad y en los de mutilaciones de las obras protegidas. Es importante destacar que en el fondo de la defraudación está siempre presente el fraude el cual equivale a engaño, con una repercusión patrimonial, de modo que se la emplea arbitrariamente para designar y clasificar infracciones que no tienen nada de común entre si, ni con el mencionado delito en los códigos penales.

La teoría del hurto también parte de la concepción del derecho de autor como una propiedad y, por tanto, resulta igualmente forzada la ubicación allí de ciertos ilícitos contra las derechos intelectuales, incluso en su variante de hurto específico. En efecto no existe ninguna adecuación de los delitos contra el derecho de autor al hurto definidos por los códigos penales, cuando se exige el “apoderamiento” de un “objeto mueble” perteneciente a otros para aprovecharse de él “quitándolo” sin el consentimiento de su dueño, “del lugar donde se halle”. No parece posible pensar que se pueda trasladar el pensamiento, ni hablarse de hurto si se deforma o mutila una obra del ingenio o una interpretación artística, se ejecuta sin autorización una obra musical, se fija un programa de ordenador en un soporte magnético o se le distribuye


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a través de redes o estaciones de trabajo; se realiza la comunicación pública de un fonograma sin pago de remuneración o se transmite por televisión una obra audiovisual sin el consentimiento del titular, para poner algunos ejemplos.

La usurpación tiene varios significados: en materia de propiedad se le entiende como el despojo o alteración de derechos reales ajenos; en cuanto a los intereses inmateriales, a la apropiación de la fama o la reputación de otros; pero en cierto sistemas penales se le concibe de forma distinta, para sancionar la arrogación indebida de funciones, títulos u honores.

Así, la usurpación podría explicar la figura del plagio, como apropiación de la paternidad de la obra ajena, pero no los atentados contra el derecho de divulgación, que afecten la integridad de la obra o constituyan una reproducción no autorizada, una distribución de ejemplares ilegítimos o la comunicación pública sin el consentimiento del titular del respectivo derecho.

Partiendo de la concepción de Picard, para quien la clasificación tradicional de los derechos (reales, personales y obligacionales) es incompleta, pues existe una nueva categoría: los derechos intelectuales, y se ha sostenido que los ilícitos contra el derecho de autor son “sui generis”, atendiendo a la especialidad y la autonomía de la disciplina, de modo que los hechos punibles que la afectan no pueden asimilarse a las figuras comunes, particularmente cuando estas se dirigen a proteger intereses de diferente naturaleza, especialmente por la compleja

estructura de los derechos de propiedad intelectual.

Con independencia de la adhesión o no a la teoría de Picard, la postura mayoritaria en la doctrina iberoamericana apunta hacía la autonomía de los delitos atentatorios a los derechos autorales y conexos y opta por la necesidad de buscar figuras bien definidas. Por eso las infracciones punitivas contra la propiedad intelectual, en el sentido de “derechos de autor y derechos conexos”, deben configurarse como delitos especiales.

Como regla general -apunta Livszyc-, las conductas típicas se dividen en tres clases: 1) lesiones al derecho moral, 2) violaciones a los derechos patrimoniales, 3) infracciones mixtas, es decir tanto al derecho moral como a los derechos patrimoniales.

Sobre esos principios descansa la obligación del legislador de definir con claridad los tipos delictivos para evitar, por una parte, que ciertas acciones merecedoras de sanción se excluyan del tipo; y, por la otra, que conductas menores o “benignas”, susceptibles de represión a través de acciones civiles y sanciones administrativas, queden incluidas en la norma penal. De allí la critica a los “tipos penales en blanco”, es decir, que no especifican el supuesto reprochable, sino que dejan al juez la tarea de individualizarla con vistas a las disposiciones generales existentes en la misma ley u otras leyes, lo que a sido motivo de objeciones por la doctrina. Pero es importante señalar que son dos cosas diferentes el tipo penal “en blanco” y el tipo “abierto”, donde


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se tipifica como delito a toda violación a cualquiera de los derechos exclusivos reconocidos por la ley.

La tipicidad como regla para todos los ilícitos penales en derecho de autor y derechos conexos parte, de tres requisitos fundamentales: 1) se trate de un derecho intelectual protegido por la ley. 2) La obra, interpretación o ejecución, producción o edición, según los casos, sean utilizados sin la autorización del titular del respectivo derecho o bajo el amparo de una excepción legal expresa. 3) Este vigente el período de protección legal, a menos que un supuesto concreto la ley disponga otra cosa.

El Convenio de Berna no contiene disposiciones específicas acerca de las sanciones penales aplicables en los casos de infracción a cualesquiera de los derechos reconocidos en el Convenio.

Apenas, se dispone que “toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal” (artículo 16,1) la cual, por lo demás, no consiste necesariamente en una sanción penal.

El compromiso de sancionar penalmente las principales conductas infractoras del derecho de autor o los derechos conexos, figura en el ADPIC (artículo 61) que se basa en dos principios fundamentales:

o Las sanciones deben ser suficientemente disuasivas, entre otras cosas para evitar, en lo posible, nuevas violaciones por parte del infractor o por terceros.

o La pena debe ser equivalente a la aplicable para otros delitos de similar gravedad.

Las acciones de obligatoria

sanción son: A) Reproducir sin autorización

una obra literaria o artística, una interpretación o ejecución artística o una producción fonográfica, protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos.

B) Poner en circulación, es decir, a disposición del público tales reproducciones indebidas.

C) Transmitir o retransmitir, por hilo o sin hilo una emisión de radiodifusión o de cable, sin la autorización de los respectivos titulares del derecho.

Se exige como condición

objetiva de punibilidad que se trate de actos de piratería a escala comercial, es decir que su comisión sea susceptible de crear distorsiones en el comercio.

En el ADPIC se establece que la sanción penal puede ser alternativa o acumulativa, en este último supuesto prisión y multa. Mientras los supuestos de piratería a escala comercial deben ser necesariamente reprimidos en sede criminal por las legislaciones de los países de la OMC, otras conductas también pueden ser sancionadas penalmente, conforme al principio de la protección minima del Acuerdo y a la autonomía de los legisladores nacionales para reconocer otros derechos o reprimir otras conductas. Ello permite que las leyes nacionales tipifiquen como delito


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acciones que lesionen solamente el derecho moral o que no creen distorsiones en el comercio. Los nuevos Tratados de la OMPI sobre derecho de autor (TODA) e Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TOIEF) solamente contienen, por lo que se refiere a la observancia un dispositivo de carácter general por el cual las partes contratantes deben asegurarse que en sus legislaciones nacionales se establezcan procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refieren los respectivos instrumentos, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones (artículos 14 y 23 respectivamente).

Según lo expresado ut supra podemos apreciar que no hay soluciones uniformes en la legislación comparada en cuanto a las clases y la magnitud de las penas en materia de ilícitos autorales.

En el derecho comparado los

principales tipos delictivos son: A) La divulgación de una obra

inédita: partiendo del principio por el cual el autor tiene el derecho moral, inalienable e irrenunciable, de divulgar su obra o mantenerla inédita, se tipifica como delito dar a conocer al público esa creación del autor, sin su autorización.

B) El plagio: es la apropiación de todos o de algunos elementos originales de la obra de otro autor,

presentándolos como propios o como el apoderamiento ideal de una obra ajena, sea haciéndola pasar como propia o bien utilizando los elementos creativos de aquella para la elaboración de la creación ilegitima. Como apunta la doctrina, el plagio constituye el más grave atentado al derecho de autor, pues en esencia significa desconocer la paternidad del creador, al punto considerársele el delito capital en esta materia equivalente al domicilio en los delitos contra las personas.

C) La falsa atribución de titularidad y el fraude procesal: se considera punible el hecho de que una persona se atribuya falsamente la calidad de titular, originario o derivado de alguno de los derechos reconocidos por la ley y que, con esa indebida atribución obtenga que la autoridad judicial o administrativa competente suspenda la comunicación reproducción o distribución de la obra, interpretación o producción.

D) El irrespeto a la integridad de la obra y las violaciones al derecho de modificación.

E) El empleo indebido del título de una obra.

F) La reproducción ilícita o también llamada piratería: uno de los delitos más graves a la luz de la legislación comparada es el de la piratería, es decir, la reproducción no autorizada de obras protegidas, de


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interpretaciones o ejecuciones artísticas o de fonogramas, al punto que su represión penal resulta una obligación establecida por el ADPIC.

G) La distribución no autorizada de ejemplares.

H) La puesta en circulación de reproducciones ilícitas.

I) La sobreproducción de ejemplares.

J) La comunicación pública no autorizada.

K) La piratería de señales. L) La presentación de

declaraciones falsas. 8. CONCLUSIONES.

Culminando el presente

aporte monográfico nos podemos preguntar porque hoy, de forma más incipiente se destaca la protección de los derechos de propiedad intelectual. Las respuestas pueden ser muchas, para la suscrita una protección seria y equitativa que provenga de las autoridades gubernamentales y de los ciudadanos en general no solo fomenta la innovación sino también provee el nivel de confianza que una economía necesita para atraer inversiones extranjeras y ampliar la transferencia de tecnología.

Esto lo percibimos en nuestro país, a través de los amplios estudios y proyectos que se desarrollan dentro del ámbito de la industria farmacéutica.

Por otra parte, la protección de los signos distintivos son una garantía de calidad frente a los consumidores y a su vez una forma de atribuir responsabilidad a quienes usan ilegalmente una marca o engañan a los usuarios con

sus productos o servicios. La falsificación de las marcas lesionan los ingresos económicos de las arcas del Estado. Pero incluso puede ser más grave porque puede amenazar la salud, ya que no es lo mismo falsificar una cartera Lois Vuitton que un producto farmacéutico para curar una patología neurológica.

Para llegar a una política de Propiedad Intelectual eficaz se necesita: promulgar leyes congruentes con el TRIPS, lograr un personal capacitado dentro de la Administración Pública que brinde información eficiente a los usuarios. Procurar brindar mayor conocimientos a los magistrados para que los procedimientos judiciales sean efectivos y se establezcan severas sanciones para los infractores. Alentar el desarrollo a través de la divulgación de la importancia de los derechos de la propiedad industrial.

Como hemos desarrollado en el presente trabajo, la Ley de Derechos de Autor ha respondido al cambio tecnológico. Las tecnologías que hoy plantean mayores problemas son las relacionadas con el almacenamiento y la transmisión de obras por medios digitales. Una vez que una obra ha sido puesta en circulación puede ser reproducida con rapidez a bajo costo y eso genera grandes perjuicios por ejemplo bajar discos compactos (CD) con versiones originales de The Beatles. Como operadores de derecho, debemos trabajar incesantemente en la búsqueda de atribuir responsabilidad a quienes se benefician transgrediendo la ley, ya que muchos empresarios del área cinematográfica, musical y del


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software sufre serios perjuicios económicos a causa de la piratería.

No obstante, es necesario afinar el concepto de las sanciones penales impartidas por el Estado, con vista a delimitar su real alcance, teniendo presente que el Derecho Penal debe ser aplicado cuando es imprescindible y cuando se hayan agotado todas las soluciones existentes en el ámbito jurídico.

9. ANEXO NORMATIVO. 1. Normas constitucionales.

Artículo 7º: Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general.

Artículo 33: El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley.

Artículo 72: La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno.

Artículo 332: Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.

2. Normas legales. 2.1. Ley Nº 17.011. Artículo 1º.- Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra. Artículo 81.- El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Artículo 82.- Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Artículo 83.- El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría. Artículo 84.- Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados. Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas será decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada. Artículo 85.- Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a


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los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley. Artículo 86.- Los delitos previstos en la presente serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal. Artículo 87.- Los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente. Artículo 88.- Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya. Artículo 89.- No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común. 2.2. Ley Nº 17.164. Artículo 8º.- Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 9º.- La invención se considerará novedosa cuando no se encuentre en el estado de la técnica. Por estado de la técnica deberá entenderse el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación, o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero, en forma de poder ser ejecutados. También deberá considerarse comprendido dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud en el trámite en el país cuya fecha de presentación o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud anterior cuando ella fuese publicada. Artículo 106.- El que defraudare alguno de los derechos protegidos por patentes de invención, modelos de utilidad o diseños industriales, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. En todo caso se procederá al comiso de los objetos elaborados en infracción y de los instrumentos utilizados predominantemente para su elaboración, cuyos destinos se decidirán en consulta con la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.


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Artículo 107.- La pena será de quince meses de prisión a cuatro años de penitenciaría cuando concurran las circunstancias agravantes siguientes:

A) Haber sido dependiente del titular de la patente o de un licenciatario de la misma.

B) Haber obtenido de éstos el conocimiento de las formas especiales de realización del objeto patentado.

2.3. Ley Nº 17.616.

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTÍCULO 46.-

A) El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-; distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respectivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

B) Con la misma pena será castigado el que fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

C) Además de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. En aquellos casos que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales.

D) Será sancionado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de


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modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

E) El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables)".


"ARTÍCULO 47.- Como medida preparatoria, los titulares de los derechos protegidos en esta ley podrán solicitar una inspección judicial con el objeto de constatar los hechos que comprueben infracciones a esta ley.

El Juez podrá decretar el allanamiento de la finca o lugar donde se denuncia que se está cometiendo la infracción, levantando acta donde se describan los hechos constatados y recogiendo, en lo posible, lo que de ellos tengan eficacia probatoria.

La inspección decretada por el Juez no requerirá contracautela.

La inspección judicial tiene carácter reservado y se decretará sin noticia de la persona contra quien se pide".


"ARTÍCULO 48.- El Juez, a instancia del titular del respectivo derecho o de su representante, o entidades de gestión colectiva, podrá ordenar la práctica de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada a los derechos exclusivos del titular y, en particular, las siguientes:

1) La suspensión inmediata de las actividades de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda.

2) El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.

3) El embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso, de las cantidades debidas en concepto de remuneración".

10. GLOSARIO.104 Concurrencia desleal: dice Siegbert Rippe “cuando se emplean ciertos medios para obtener el fin, cuando

104

Muchos de estos conceptos fueron elaborados por Benjamin Oelsner, publicado en “Introducción a los Derechos de la Propiedad Intelectual”. Oficina de Programas de información internacional. Departamento de estado de los Estados Unidos. Página 35 y siguientes. Los mismos fueron adaptados por la suscrita a la legislación nacional.

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley09739.htm#_blank


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se desvía la clientela ajena y/o se usurpa la misma para establecer o acrecentar la propia clientela en perjuicio de los concurrentes, con los medios engañosos, desleales, incorrectos, es cuando se puede hablar de concurrencia desleal”. Convención de Berna: importante tratado multilateral sobre derechos de autor firmado en Suiza en 1886. Delito: es el injusto determinado en sus elementos por el tipo de la ley penal y conminado con pena, por razón del cual su autor merece un reproche de culpabilidad. Es toda conducta típica antijurídica y culpable. Derecho de autor (copyright): derecho exclusivo que el Estado confiere al creador de una obra para excluir a otras personas de la reproducción, adaptación, distribución, interpretación o exhibición pública de la misma. Diseño industrial: es el aspecto ornamental o estético de un artículo. Falsificación: acción de elaborar o vender un producto que implique una reproducción intencional de una marca comercial genuina. Imitación: copia idéntica de un producto o servicio que está protegido legalmente. Indicación geográfica: es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen.

Ingeniería inversa: se aplica a los secretos industriales, y consiste en un método para obtener información técnica a partir de un producto accesible al público con el fin de determinar de que está hecho, que lo hace funcionar y cual fue el procedimiento de elaboración, y descubriendo dichos datos técnicos elaborar otro producto. Invención: es la combinación de elementos sensibles ideados por una persona cuya mera aplicación a determinada materia o energía produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico hasta entonces no resuelto. Licencia: permiso para usar un derecho de propiedad intelectual dentro del territorio nacional. Marca: todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra. Marca de alto renombre: la solicitud de registro de una marca como “Coca-Cola”, “Mercedes-Benz”, “MacDonald’s”, para cualquiera de las clases de la nomenclatura marcaria constituye un acto viciado de nulidad relativa dado que es muy probable que el sector del mercado hacía el cual se oriente ese registro, perciba que se trata de un producto o servicio brindado por o vinculado de alguna manera a los titulares de esas afamadas marcas notorias. Marca notoria: la jurisprudencia administrativa ha reconocido la existencia de dos conceptos de notoriedad: el concepto amplio, en


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virtud del cual es notorio lo conocido por todos incluyendo en este concepto el público consumidor en general, y el concepto restringido en virtud del cual notorio es lo conocido por las personas vinculadas al ramo específico al que está vinculada la marca. Nombre de dominio: nombres y palabras que eligen las compañías para identificar sus direcciones electrónicas, registradas como sitios en la red de Internet. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO): tiene sede en Ginebra, pertenece a las Naciones Unidas y su finalidad es promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo. Patente: es un derecho exclusivo concedido por el Estado a un invención que es nueva, implica un actividad inventiva y es susceptible de tener una aplicación industrial. Piratería marcaria: el acto de piratería marcaria se configura cuando una persona intenta o logra registrar una marca ajena como de su propiedad. (Concepto brindado por el Dr. Armando Sciarra, en una conferencia dictada en Buenos Aires durante el Décimo Congreso de ASIPI, en noviembre de 1988). Propiedad intelectual: ideas y expresiones creativas de la mente humana que tienen valor comercial y reciben protección legal. Secreto industrial: información que las empresas se esfuerzan por mantener en plan confidencial y que tiene valor porque no es de

conocimiento general de la industria correspondiente. Por ejemplo la proporción exacta de los ingredientes de la bebida Coca-Cola es un secreto industrial reservado a la firma Coca-Cola Company. La formula original fue desarrollada por un farmacéutico, el doctor Pemberton. 11. BIBLIOGRAFÍA. ANTEQUERA PARILLI, Ricardo, Manual para la enseñanza virtual del derecho de autor y los derechos conexos, tomo I. Escuela Nacional de la Judicatura, 1ª edición, 2001. __________, Manual para la enseñanza virtual del derecho de autor y los derechos conexos, tomo II. Escuela Nacional de la Judicatura, 1ª edición, 2002. 1ª edición, 2001. __________, Del entorno analógico a la tecnología digital. La evolución jurisprudencial. El Derecho de autor ante los desafíos de un mundo cambiante. Homenaje a la Profesora Delia Lipszyc. Congreso International. Lima (Peru), 24-24 de abril de 2006. Palestra Editores S.A.C. – APDAYC, 2006. ANUARIO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 2003. GPI – Grupo de Propiedad Intelectual. Universidad de Montevideo. Montevideo, 2003. __________, 2004. GPI - Grupo de Propiedad Intelectual. Universidad de Montevideo. Montevideo, 2004. ASIPI Nº 14, Derechos Intelectuales. Editorial ASTREA de


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REVISTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Publicación oficial Año 2011 – Edición Especial En los artículos contenidos en esta Revista, las opiniones emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad. Se prohíbe la reproducción de cualquier material incluido en esta Revista, sin indicar la fuente. Abril 2011

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