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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 1283-2010/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 312533-2007

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SOLICITANTE : DISTRIBUIDORA RANCES S.A.C. OPOSITORA : GLORIA S.A. Notoriedad de una marca: Acreditada – Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 28 y 29 de la Nomenclatura Oficial: Existencia Lima, nueve de junio de dos mil diez. I. ANTECEDENTES Con fecha 25 de abril de 2007, Distribuidora Rances S.A.C. (Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación GLORIA escrita en letras características (sin reivindicar colores), conforme al modelo, para distinguir juguetes, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 9 de julio de 2007, Gloria S.A. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que:

- Es titular de diversas marcas en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, dentro de las cuales se encuentra la marca GLORIA que goza de la calidad de marca notoriamente conocida.

- El prestigio empresarial de su firma, a lo largo de los años, se encuentra representado con su marca GLORIA, que no sólo constituye una marca debidamente registrada y empleada de modo reiterativo en la mayoría de sus productos, sino que es el nombre comercial del grupo empresarial Gloria S.A.

- Dada la notoriedad de la marca GLORIA, en el presente caso debe inaplicarse el principio de especialidad, ya que el hecho de que el signo solicitado pretenda distinguir productos de la clase 28 de la


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Nomenclatura Oficial no desvirtúa la confusión a la que se verán inducidos los consumidoresn en el caso de encontrarse con ambas marcas en el mercado.

- Además, su empresa utiliza diversos productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial como merchandising, los cuales son distribuidos entre el público consumidor.

- Invoca la aplicación de los artículos 228 y 136 inciso a) de la Decisión 486.

Mediante proveído de fecha 11 de setiembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos dejó constancia de que el solicitante no cumplió con absolver el traslado de la oposición. Mediante Resolución Nº 16846-2007/OSD-INDECOPI de fecha 10 de octubre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: a) Notoriedad de la marca GLORIA

- En el presente caso, se ha podido verificar que la empresa opositora se ha limitado a alegar que su marca GLORIA es notoria, sin que a la fecha haya presentado medios probatorios que acrediten tal hecho.

- En tal sentido, al no haberse acreditado la notoriedad de la marca GLORIA, ésta no resulta merecedora de la protección especial que la Ley brinda a este tipo especial de marca, no siendo de aplicación la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, ni las disposiciones del artículo 187 del Decreto Legislativo Nº 823.

b) Riesgo de confusión - La opositora considera que el signo solicitado es semejante al grado de

causar riesgo de confusión a las marcas GLORIA registradas a su favor en la clase 29 de la Clasificación Internacional (Certificados Nº 80657, 80568, 13243, 87430, 92609, 96719, 108660, 108661, 109056, 109057, 109216, 112355, 112600).

- La clase 29 de la Nomenclatura Oficial comprende esencialmente productos alimenticios de origen animal, así como las legumbres y otros productos hortícolas comestibles preparados para el consumo o la conservación; mientras que la clase 28 de la Nomenclatura Oficial comprende esencialmente juegos o juguetes.

- Es así que, en el presente caso, se advierte que dichos productos no guardan vinculación con aquellos que pretende distinguir el signo solicitado, ya que la naturaleza, los canales de comercialización y la finalidad en uno y otro caso son distintos.


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- Si bien existe semejanza entre los signos en cuestión, dada la ausencia de vinculación entre los productos a distinguir, el registro del signo solicitado no causaría riesgo de confusión en el público consumidor.

c) Examen de registrabilidad - El signo solicitado cumple con ser distintivo y susceptible de

representación gráfica y se encuentra fuera de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 135, 136 y 137 de la Decisión 486.

Con fecha 29 de octubre de 2007, Gloria S.A. interpuso recurso de reconsideración adjuntando diversos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca GLORIA. Mediante Memorandum Nº 3203-2008/DSD-Com de fecha 2 de setiembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos requirió a la Gerencia de Estudios Económicos que emita un informe sobre la siguiente documentación presentada por Gloria S.A.: i) estudios de mercado denominados “Recordación y preferencia de marcas - Categoría de leches” elaborado por Arellano Marketing, ii) reportes de “Participación de marcas según volumen comprado”, elaborado por Latinpanel Perú S.A., iii) afiches publicitarios de la marca GLORIA y, iv) el “Informe de Auditoría de Productos” para el caso de la leche, elaborado por la Corporación de Compañías de Research – CCR Audit. Mediante Informe Nº 108-2008/GEE de fecha 18 de setiembre de 2008, la Gerencia de Estudios Económicos señaló lo siguiente:

- El estudio de mercado “Recordación y preferencias de marcas” ha sido realizado por la empresa Arellano Marketing. Según la ficha técnica se basa en una encuesta realizada a hogares en zonas urbanas de Lima, Trujillo, Arequipa y Huancayo. El trabajo de campo se realizó del 29 de abril al 2 de mayo de 2008.

- Además, se menciona que el público objetivo fueron “hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad de los niveles socioeconómicos A2, B, C y D”. Al respecto, no se hace mayor precisión acerca de cuáles son los criterios para la construcción de niveles socioeconómicos.

- La documentación presentada estaría relacionada con el sector pertinente definido bajo un enfoque de demanda; es decir, en aspectos que definen la conducta del consumidor de leche.

- El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, requiere una cuantificación a partir de la evaluación del conocimiento de una marca, el cual se obtiene a partir de una encuesta. Dicho instrumento analiza el conocimiento espontáneo en el que se pregunta a los consumidores qué marcas conocen, así como el conocimiento


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asistido, en el que se presenta una lista de marcas y se pide al consumidor que señale las que conoce. Además, el Tribunal Andino señala que el conocimiento del mercado debe poseer un umbral relativo de tal forma que, “no podría aceptarse un porcentaje menor al 60%”.

- La ficha técnica de los estudios de mercado suministrados por los responsables de la marca GLORIA, mencionan la ficha técnica de recolección de la información, público objetivo, ámbito, tamaño y distribución de la muestra, método de muestreo, error muestral y supervisión del trabajo de campo.

- Al respecto, cabe precisar que la documentación se ha presentado bajo la forma de reporte de resultados, expresados en frecuencias relativas (porcentajes). Sin embargo, para una evaluación acerca de la validez de los resultados del trabajo de campo, esta Gerencia recomienda solicitar, adicionalmente, la siguiente documentación:

Diseño de la muestra.

Informe acerca de la tasa de no respuesta.

Informe de campo.

Tratamiento de los datos. - A opinión de esta Gerencia, la documentación técnica de los estudios de

mercado requiere mayor sustento a fin de aceptar los resultados estadísticos como valederos. De lo contrario, los resultados podrían resultar sesgados al no satisfacer criterios estadísticos mínimos de validación de datos.

- Asimismo, se sugiere que los documentos “Participación de las marcas en el volumen comprado”, e “ Informe de Auditoría del Producto” sean acompañados de notas técnicas y metodológicas acerca del cómo ha sido recopilada la información presentada.

Conclusiones y recomendaciones:

En los estudios de mercado, que parten del levantamiento de encuestas a consumidores, es de suma importancia la presentación de la ficha técnica del estudio en la que se especifique el universo considerado, el tipo de muestreo utilizado, el tamaño de muestra encuestada, las fechas y lugares de recolección de datos, entre otros.

A fin de realizar un análisis exhaustivo y específico acerca del conocimiento y posicionamiento de la marca en los consumidores, se recomienda que los estudios de mercado presenten documentación adicional como el diseño muestral, informe de campo, así como la tasa de no respuesta y el análisis estadístico de los datos. De lo contrario, los resultados podrían resultar


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sesgados al no satisfacer criterios estadísticos mínimos de validación de datos.

Mediante Resolución Nº 1469-2009/CSD-INDECOPI de fecha 12 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Consideró que los medios probatorios presentados por la opositora no han desvirtuado los argumentos de la resolución recurrida. Con fecha 16 de julio de 2008, Gloria S.A. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que: i) la marca GLORIA goza de la calidad de notoriamente conocida, tal como lo acredita con los documentos que adjunta, ii) el signo solicitado es confundible con la marca notoria GLORIA y, iii) los productos de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial que el signo solicitado pretende distinguir son productos que se utilizan en el merchandising de los productos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial. Precisó que la Comisión no ha tenido en consideración hechos evidentes del propio mercado y el carácter público de una historia de éxito, la cual se inició el 5 de febrero de 1941. Con fecha 26 de noviembre de 2009, Gloria S.A. adjuntó nuevos medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca GLORIA. Solicitó el uso de la palabra. Mediante proveído de fecha 25 de enero de 2010, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual comunicó a las partes que los Vocales de la Sala concedieron el uso de la palabra solicitado. Con fecha 12 de mayo de 2010, se llevó a cabo el informe oral, dejándose constancia de la inasistencia de la solicitante. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si la marca GLORIA de Gloria S.A. tiene la calidad de notoria. b) De ser el caso, si el signo solicitado GLORIA y diseño se encuentra incurso

en la causal de prohibición establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.


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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Gloria S.A. (Perú) es titular de las siguientes marcas en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial: MARCA PRODUCTOS CERTIFICADO VIGENCIA GLORIA Leche, yogurt, y productos

lácteos 112355 14/02/2016

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos

80657 11/08/2010

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas, encurtidos.

80658 11/08/2010

Leche, productos lácteos y demás

13243 03/02/2015

leche, yogurt y productos lácteos en general; carne, pescado, aves y caza y; extractos de carne

87430 19/03/2013


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leche, yogurt y productos lácteos

92609 24/10/2013

Leche, yogurt y productos lácteos

96719 29/04/2014

Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles

108660 05/09/2015


108661 05/09/2015


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109057 22/09/2015


109216 23/09/2015

Leche, yogurt y productos lácteos

112600 17/02/2016

2. Cuestión previa En su escrito de oposición, Gloria S.A. señaló ser titular de diversas marcas en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, dentro de las cuales se encuentra la marca GLORIA notoriamente conocida. Así, mediante Resolución Nº 16846-2007/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos evaluó: i) la notoriedad de la marca GLORIA y, ii) el posible riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas a favor de Gloria S.A. en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial (Certificados Nº 80657, 80658, 13243, 87430, 92609, 96719, 108660, 108661, 109056, 109057, 109216 y 112600).


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Con fecha 29 de octubre de 2007, Gloria S.A. interpuso recurso de reconsideración adjuntando medios probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca GLORIA. Mediante Resolución Nº 1469-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. Con fecha 16 de julio de 2008, Gloria interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos únicamente respecto a que la marca GLORIA es notoriamente conocida y que, por lo tanto, el signo solicitado es confundible con dicha marca notoria. En tal sentido, y dado que Gloria S.A. no ha presentado argumento alguno respecto del posible riesgo de confusión que existiría entre el signo solicitado y las demás marcas registradas que posee en la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, la Sala considera que no corresponde pronunciarse al respecto, debiendo evaluar sólo si la marca GLORIA goza de la calidad de notoriamente conocida y, de ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. 3. Notoriedad de la marca GLORIA 3.1 Marco legal La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente1.

1 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-IP-

2008, publicada en la Gaceta Oficina Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009.


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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-20052 lo siguiente: "Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor". De igual manera, en el Proceso 06-IP-20093, ha señalado que: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad. De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos". El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 3.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca. La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios: 2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.

3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1727 del 30 de junio de 2009.


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a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o

licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo4, tales como: a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales

que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo; b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por

terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado; c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se

distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca; d) la protección obtenida en distintos países; y, e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la

marca. La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente 4 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss.


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para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria5. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP-2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003): "Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea

conocida en un alto porcentaje de la población en general. Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea

difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto.

Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra.

Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)6. El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-20057:

“La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor,

5 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso Nº 128-

IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1588 de fecha 20 de febrero de 2008. 6 Citada en el Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 23-24.

7 Ver nota 2.


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que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255). “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

3.3 Sobre la prueba de notoriedad El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)".

A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-20058, en el extremo que señala lo siguiente: "La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas". Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo

8Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.


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sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario". En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”9 En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada. Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.10 3.4 La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad 9 Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10.

10Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 4), pp. 9 y 10.


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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad. De otro lado, en el Proceso 029-IP-200811, ha señalado lo siguiente: “La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”. Asimismo, el Tribunal señala: “En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”. Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no.

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Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1637 del 21 de julio de 2008.


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En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos. En ese mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 70-IP-200812, ha señalado que: “En relación con los dos primeros – refiriéndose a los riesgos de confusión y asociación – se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan” En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que “la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”. Asimismo, en el Proceso 24-IP-200913 ha señalado que: “De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta 12

Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1648 del 21 de agosto de 2008. 13

Publicada en la Gaceta Oficial Nº 1734 del 22 de julio de 2009.


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figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias14 3.5. Determinación del sector pertinente Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores. 14

Cfr. Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”. Artículo publicado en la Revista Derecho PUCP Nº 47, diciembre 1993, página 310.


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3.6 Aplicación al caso concreto 3.6.1. Pruebas aportadas En el presente caso, Gloria S.A. a fin de acreditar el carácter notorio de la marca GLORIA, ha presentado los siguientes documentos:

- Copia de cuadros denominados ”Participación de las Marcas en el volumen comprado” elaborados por Latinpanel Perú S.A. en los años 2005, 2006 y 2007, donde se advierte que de todos los productos lácteos del mercado, la marca GLORIA lidera las ventas hasta setiembre de 2007 (fojas 148 a 164).

- 17 impresiones de volantes publicitarios del producto leche GLORIA, los cuales, de acuerdo con lo señalado por la opositora, corresponden a los años 2004 a 2006 (fojas 166 a 184).

- Copia de informes de auditoría de producto elaborados por CCR Audit correspondientes al producto “leche” en los años 2004 a 2007, donde se advierte que la marca GLORIA lidera el volumen de ventas (fojas 185 a 194).


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- Un lapicero con la marca GLORIA. - Cuatro CD que contienen publicidad del producto leche GLORIA. - Un DVD que contiene imágenes correspondientes a distintos

comerciales televisivos de productos GLORIA; cabe precisar que al inicio de dicho DVD se consigna que los comerciales corresponden a los años 2004, 2005, 2006 y 2007.

- Una gorra con el signo GLORIA y logotipo. - Un polo donde se aprecia estampado el signo GLORIA y logotipo. - Impresiones de afiches publicitarios de productos (leche, yogurt y jugos)

GLORIA (fojas 214 a 292). - Un helicóptero de juguete que incluye el signo GLORIA y logotipo a

modo de stícker en la cola e impreso en la caja. - Un cuadro denominado “Consolidado Mensual Periodo: enero 2006 –

diciembre 2006” elaborado por IBOPETIME, en el cual se consigna que


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el monto total gastado en publicidad escrita, radial y televisiva de los productos identificados con la marca GLORIA (leche, yogurt, jugo, panetones, conservas, crema de leche, mantequilla, lácteos y mermelada) es de US $ 14.119.844 (foja 298).

- Informe denominado “Recordación y Preferencias de Marcas” elaborado por la empresa Arellano Marketing sobre la categoría “leches” (fojas 308 a 336). Dicho informe fue elaborado sobre la base de:

Público objetivo: hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad de los niveles socioeconómicos A2, B, C y D.

Ámbito geográfico: zonas urbanas de Lima, Trujillo, Arequipa y Huancayo.

Tamaño y distribución de la muestra: 900 encuestas distribuidas de la siguiente manera: i) 300 en Lima, ii) 200 en Trujillo, 200 en Arequipa y 200 en Huancayo.

Trabajo de campo: 29 de abril al 2 de mayo de 2008. Las conclusiones de dicho informe fueron:

Las principales marcas ,en cuanto a recordación y consumo, son GLORIA, IDEAL y PURA VIDA, siendo GLORIA la líder indiscutible de la categoría.

o Top of mind (primera mención): superior al 70% en Lima y cercano al 90% en ciudades como Trujillo y Huancayo.

o Marca consumida con mayor frecuencia: 65% de consumidores de leches de Lima y aproximadamente el 80% de consumidores de la categoría en el interior del país.


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- Impresiones de artículos publicados en el diario El Comercio con fecha 25 de mayo de 2009, denominados “Especial marcas 2009” (fojas 468 a 471), donde se señala, entre otras cosas, que: a) Respecto de yogures

En un negocio liderado por Gloria y Laive, las nuevas y numerosas presentaciones marcaron la pauta.

Gloria lidera la recordación de marca de este segmento, con un contundente 97.1%. Sin embargo, Laive le sigue los pasos con un nada despreciable 61,5% (se incluye un cuadro estadístico donde se señala que las marcas más recordadas de yogurt son, en ese orden: GLORIA, LAIVE, PURA VIDA, YOLEIT, SOY VIDA e IDEAL).

b) Respecto de leche

GLORIA aún mantiene un amplio margen a su más cercano competidor: IDEAL.

GLORIA continua siendo la marca más recordada, consumida y preferida por los consumidores peruanos de leche (se incluye un cuadro estadístico donde se consigna que las marcas de leche envasada que más recuerdan los consumidores son, en ese orden: GLORIA (con 99.9%), IDEAL, PURA VIDA, LAIVE, BELLA HOLANDESA y SOY VIDA. Asimismo, se incluye un cuadro


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donde se aprecia que la marca de leche más consumida es GLORIA, tanto en Lima como en Huancayo, Arequipa y Trujillo.

- Copia de la memoria anual de Gloria S.A. del 2008, donde se señala, entre otras cosas, que el monto total de las ventas del 2008 por concepto de leche evaporada, leche fresca, derivados de lácteos, conservas, café, jugos, mermeladas y otros fue de S/. 2,074,740 nuevos soles (fojas 473 a 482).

- Diversos juguetes como: muñecas, videojuegos, dinosaurio, carritos, set de paletas, yaxes y soga, yo-yo y juego de té en los cuales se aprecia el uso de la marca GLORIA.

- Copia de diversos pedidos hechos por Gloria S.A. a distintas empresas en los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, de pelotas, juego de té, helicoptero, dinosaurios, pinball, muñecas, entre otros, identificados con la marca GLORIA; así como la copia de las respectivas facturas emitidas por estas últimas por concepto de los artículos solicitados (fojas 518 a 548).

- Copia de diversas boletas de venta emitidas a favor de Gloria S.A. por distintas empresas en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 por la venta de juguetes (muñeca, yo-yo, pinball, pelotas, entre otros) con el signo GLORIA (fojas 551 a 573).

- Informe denominado “Gloria Conocimiento de Marcas” elaborado por Arellano Marketing con fecha enero de 2010, en el cual se señala que (fojas 621 a 646):

La encuesta fue realizada a hombres y mujeres de 18 a 65 años, de niveles socioeconómicos A2, B, C y D, que viven en Lima,


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Huancayo, Trujillo y Arequipa. En total, se realizaron 900 encuenstas entre el 6 de diciembre y el 17 de diciembre de 2009.

A la pregunta: ¿qué marcas conoce o ha escuchado hablar?, la marca GLORIA obtuvo el primer lugar con un 39 %, seguida de COCA COLA con un 20% y en tercer lugar la marca SONY con 19%.

A la pregunta: ¿qué marcas de alimentos conoce?, la marca GLORIA obtuvo el primer lugar con 15%, seguida de COSTEÑO con 14%.

A la pregunta: ¿qué marcas de lácteos conoce o ha escuchado hablar?, la marca GLORIA obtuvo el primer lugar con un 66 %, seguida de LAIVE con un 18%.

A la pregunta: ¿qué marcas de productos láctos suele consumir usted o su familia?, la marca GLORIA obtuvo el primer lugar con un 95%.

A la pregunta: ¿qué marcas de leche suele consumir usted o su familia?, la marca GLORIA obtuvo el primer lugar con el 95%, seguida de IDEAL con 45%.

Pruebas confidenciales

- Copia de una carta emitida por Frecuencia Latina con fecha 14 de

setiembre de 2009 a favor de Gloria S.A., mediante la cual se adjuntan los estados de cuenta por publicidad a partir del 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008, de los contratos 04053-05045-0545 A- 06018 – 06539-07046-07549-08512 de los productos de la marca GLORIA (leche, yogurt, mantequilla, mermelada, jugos, panetón, entre otros).

- Copia de una carta enviada por Red Global Televisión a favor de Gloria S.A. con fecha 29 de setiembre de 2009, mediante la cual se adjuntan cartas de consumo de julio a diciembre de 2008 para los productos GLORIA (leche, néctar, yogurt, mantequilla, panetones y desayuno).

- Copia de una carta enviada por Andina de Radiodifusión S.A.C. a favor de Gloria S.A. con fecha 14 de setiembre de 2009, mediante la cual se adjunta el consumo publicitario del 2004 hasta diciembre de 2008 de los productos lácteos GLORIA.

- Copia de una carta enviada por Medianetworks Latin America a favor de Gloria S.A. con fecha 29 de setiembre de 2009, mediante la cual se detallan los consumos en publicidad para los productos GLORIA (leche y yogurt) en los periodos 2004 al 2008.


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- Copia de una carta emitida por Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. a favor de Gloria S.A. con fecha 29 de setiembre de 2009, mediante la cual se remiten los estados de cuenta de publicidad de los años 2004, 2005, 2006 y 2007, correspondientes, entre otros, a los productos lácteos con la marca GLORIA.

- Copia de una carta emitida por Canal N a favor de Gloria S.A. con fecha 1 de octubre de 2009, mediante la cual se adjuntan los estados de cuenta de publicidad de los productos GLORIA desde el 25 de setiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008.

- Copia de una carta enviada por Ibopetime a favor de Gloria S.A. con fecha 25 de setiembre de 2009, mediante la cual le envían los reportes de inversión impresa para los medios de comunicación que monitorean por los años 2004 a 2008, en los cuales se muestra un Top 30 de Marcas.

- Copia de una carta enviada por Arellano Marketing a favor de Gloria S.A. con fecha 21 de octubre de 2009, mediante la cual envían la ficha técnica del Estudio Cuantitativo “Recordación de Marcas Arellano Marketing”

- Copia de una carta enviada por CCR a favor de Gloria S.A. con fecha 29 de octubre de 2009, mediante la cual se adjunta la ficha técnica del Estudio Auditoría de Productos de Leches.

- Copia de un comunicado emitido por LatinPanel con fecha octubre de 2009, en el cual señala que es la empresa líder en paneles de consumidores en América Latina.

- Copia de un documento denominado “Listado de Consumo (soles) emitido por Grupo RPP, cuyo cliente es Gloria S.A., en el cual se aprecia que, en los años 2004 al 2008, se realizó publicidad radial de los productos lácteos GLORIA en los programas y/ radios RPP Noticias, Felicidad, Studio 92, Internet RPP y La Mega; así como los respectivos contratos de publicidad suscritos entre Grupo RPP S.A., Gloria S.A. y Causa Media S.A.C.

- Copia de una carta emitida por Editorial Televisa a favor de Gloria S.A. con fecha 12 de enero de 2010, mediante la cual se adjunta el estado de las publicaciones para los productos lácteos GLORIA en las revistas Caras Perú, Para Teens, Tu, Vanidades y Rebelde.

- Copia del estado de consumos emitido por Corporación Radial del Perú S.A.C. a favor de Gloria S.A., en el cual se advierte que en los años 2006, 2007 y 2008 los productos lácteos GLORIA se promocionaron a través de distintos radios como Ritmo Romántica, Radiomar, Moda 97.3, Inolvidable y Nueva Q F.


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3.6.2 Evaluación de la documentación aportada

Previamente, cabe mencionar que, tal como se ha señalado anteriormente, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI concluyó, a través del Informe Nº 108-2008/GEE, que los estudios de mercado denominados “Recordación y preferencia de marcas - Categoría de leches” elaborado por Arellano Marketing, los reportes de “Participación de marcas según volumen comprado”, elaborado por Latinpanel Perú S.A., los afiches publicitarios de la marca GLORIA y el “Informe de Auditoría de Productos” para el caso de la leche, elaborado por la Corporación de Compañías de Research – CCR Audit no acreditaban la notoriedad de la marca GLORIA . Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, si bien las instancias resolutivas del Indecopi tienen la facultad de disponer la actuación de pruebas o informes respecto de materias que no son de su especialidad, que aporten en el esclarecimiento de la materia controvertida, salvaguardando los intereses de las partes, las mismas deberán ser evaluadas de acuerdo a su naturaleza y alcances. En tal sentido, el informe elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos a solicitud de la Primera Instancia, no constituye un elemento vinculante en tanto se encuentra destinado a analizar los aspectos técnicos tomados en consideración para la elaboración de la encuesta, mas no a emitir un pronunciamiento sobre la notoriedad de la marca en cuestión, es decir sobre el alcance de la difusión y/o conocimiento de la misma por parte de los consumidores, facultad que es de competencia de los entes resolutivos, en tal sentido, la Sala de Propiedad Intelectual procederá a realizar el análisis de las pruebas presentadas a efectos de realizar una evaluación integral de las mismas De la revisión de las pruebas presentadas, se advierte que:

- Los juguetes, lapiceros y gorra, apreciados conjuntamente con las facturas emitidas a favor de Gloria S.A. por la venta de dichos productos, están destinados a demostrar no la notoriedad de la marca GLORIA, sino la supuesta vinculación que existiría entre dichos productos y los productos lácteos.

- Respecto de las impresiones de los volantes y afiches publicitarios y con los CD que contienen comerciales, sobre los cuales no se tiene certeza acerca de cuándo, dónde o qué cantidad fueron difundidos entre los consumidores.


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- El estudio de mercado denominado “Recordación y preferencia de marcas - Categoría de leches” elaborado por Arellano Marketing en el 2008, el cual, a criterio de la Sala de Propiedad Intelectual sí cuenta con los elementos necesarios para demostrar la recordación y preferencia por una determinada marca de lácteos, acredita que personas de todas las edades (18 a 65 años), de ambos sexos y de distintos estratos sociocenómicos tienen conocimiento de la marca GLORIA como primera opción, es decir, sobre todas las otras marcas de lácteos que compiten en el mercado. Así, dicho informe permite concluir que en el año 2008, de una muestra de 900 personas de distintas edades y que viven no sólo en la capital, sino también en provincias, la mayoría tenía presente a la marca GLORIA como líder del mercado.

- Lo mismo sucede con los reportes de “Participación de marcas según volumen comprado”, elaborados por Latinpanel Perú S.A., con los artículos publicados en el diario el Comercio y con el informe denominado “Conocimiento de Marcas” elaborado por Arellano Marketing en enero de 2010, los cuales coinciden en señalar que de todas las marcas de lácteos existentes en el Perú, GLORIA es la que goza de mayor reconocimiento y posicionamiento en el mercado nacional, no sólo por su alto índice de recordación entre los consumidores, sino también por ser la que más se consume.

- Por su parte el “Informe de Auditoría de Productos” para el caso de la leche, elaborado por la Corporación de Compañías de Research – CCR Audit demuestra que la leche GLORIA tuvo el mayor porcentaje de ventas en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, lo que acredita que dicha marca no sólo posee altos niveles de recordación, sino también que es la marca de lácteos más consumida en el mercado nacional.

- Los documentos confidenciales, referidos en su mayoría a información proporcionada por distintos medios de comunicación escrita, radial y televisiva, así como el DVD con distintos comerciales televisivos que efectivamente han sido transmitidos en distintos canales, acreditan los montos invertidos en publicidad y difusión de la marca y que entre los años 2004 y 2008, los productos lácteos identificados con la marca GLORIA (leche, yogurt, mantequilla) han sido ampliamente difundidos en medios que llegan a nivel nacional.


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Así, los productos GLORIA han sido constantemente promocionados a través de canales televisivos y de radios nacionales; lo cual evidencia – además que de las pruebas también se verifica – que Gloria S.A. ha invertido importantes sumas de dinero a fin de difundir su marca GLORIA entre los consumidores peruanos y, así, conseguir posicionarla en el mercado. Dada la cantidad y forma de promoción y difusión de la marca GLORIA, se considera que actualmente dicha marca es conocida por la mayoría de consumidores de productos lácteos (público objetivo), así como por el público en general.

- Por otro lado, del ranking Top 30 de marcas peruanas consignado en la carta enviada por Ibopetime a favor de Gloria S.A. con fecha 25 de setiembre de 2009, se evidencia que la marca GLORIA ha ocupado los primeros puestos desde el año 2004, ello debido a la importante inversión en publicidad realizada por su titular, a su reconocimiento por parte de los consumidores y a su posicionamiento en el mercado.

Por lo expuesto, los medios probatorios acreditan que la marca GLORIA registrada bajo Certificado Nº 112355 es ampliamente conocida y difundida con relación a leche, yogurt y productos lácteos (clase 29 de la Nomenclatura Oficial), además de ser una marca de uso constante y extendido a nivel nacional, por lo que corresponde considerarla una marca notoriamente conocida. Sin embargo, los medios probatorios presentados no logran demostrar que la marca GLORIA y logotipo registrada bajo Certificado Nº 112600 también goce de reconocimiento en el mercado, toda vez que la mayoría de los documentos adjuntados – especialmente aquellos donde se realza el reconocimiento de la marca GLORIA, como encuestas, artículos periodísticos, informes, entre otros) hacen referencia únicamente a la marca GLORIA denominativa, más no a la marca GLORIA acompañada del diseño de una flor.

4. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese


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susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total de la marca notoria. Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de estos términos:

Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original, copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios mecánicos.15 En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta.16

Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto.17 Ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.

Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto.18 Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS.

15

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p. 1776.

16 Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.

17 García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.

18 Diccionario de la Lengua Española (nota 15), p. 2004.


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Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:

Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra19. Frente a ello, se entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR, ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma intacta y susceptible de ser independizada a la marca notoria).

Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello sería la transliteración a nuestro alfabeto de una marca notoriamente conocida consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos. También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una marca y se omitan las expresiones denominativas.

En el presente caso, se advierte que el signo solicitado está conformado por la denominación GLORIA, por lo que constituye una reproducción de la marca notoria.

19

Diccionario de la Lengua Española (nota 15), p. 1330.


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En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca notoria; un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria; o la dilución de su fuerza distintiva, o de su valor comercial, o publicitario. 4.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 48620. A decir de Fernández - Novoa21, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del riesgo de confusión. Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo siguiente: 20

Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.

21 Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid, Barcelona, 2001, p. 292 y ss.


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“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta)”. “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:

En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478).

En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta. Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se limita por los principios de especialidad y territorialidad. Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más amplia.


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4.1.1 Respecto a los productos En el presente caso, la marca notoria distingue leche, yogurt y productos lácteos, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, mientras que el signo solicitado distingue juguetes, de la clase 28 de la Nomenclatura Oficial. Al respecto, se advierte que los productos difieren en su naturaleza, público al que están dirigidos y canales de comercialización y distribución; así, por un lado se está frente a alimentos básicos, los cuales están dirigidos a todo tipo de consumidores (niños, adultos, ancianos, mujeres y hombres) mientras que del otro lado, se tiene juguetes, que están dirigidos a niños. Si bien los productos en cuestión pueden ser ofrecidos en venta en los mismos establecimientos (supermercados y bodegas), se encuentran en distintas secciones y claramente diferenciados. Por su parte, Gloria S.A. ha señalado que los productos lácteos que comercializa son comercializados conjuntamente con distintos productos de merchandising como juguetes (muñecas, trompos, juegos de video, entre otros), o, en todo caso, estos últimos pueden ser canjeados en distintas promociones, por lo que habría vinculación competitiva entre los productos mencionados. Al respecto, cabe precisar, en primer lugar, que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta únicamente los productos que distinguen los signos confrontados, no siendo relevante el hecho de que la emplazada esté incursionando en otros mercados, como sería el de juguetes conforme lo alega la opositora; por otro lado, aun cuando Gloria S.A. ofrezca en el mercado productos lácteos conjuntamente con juguetes, a fin de atraer la atención de determinado público consumidor, ello no implica que la Autoridad Administrativa deba reconocer la vinculación o conexión competitiva entre dichos productos, toda vez que la vinculación o conexión competitiva entre productos se da por la existencia de factores objetivos que se dan en forma uniforme y constante en la mayoría de los casos, como son la complementariedad, la sustitución, el lugar y modo de comercialización, entre otros, y no cuando una empresa determinada tenga una política de marketing particular. Por lo expuesto, la Sala considera que no existe vinculación competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca notoria.


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4.1.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-200522 y 156-IP-200523. El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. También se debe partir de la impresión en conjunto en el caso de los signos mixtos que, de acuerdo al artículo 134 del Decreto Legislativo 823, son aquellos conformados por una denominación y un elemento figurativo. En estos casos, deberá determinarse cuál es el elemento relevante del signo, que sirve para indicar el origen empresarial de los productos o servicios. Existen dos posibilidades: a) que todos los elementos del signo mixto en su conjunto sirvan para indicar el

origen empresarial de los productos o servicios; o b) que sólo uno de los elementos indique el origen empresarial. Conforme lo señala Fernández - Novoa24, “…a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la pauta de la visión en

22

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005. 23

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005. 24

Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254.


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conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la correspondiente marca mixta”. Señala que “de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el elemento denominativo de la misma”; precisando que, “cuando en la comparación entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o figurativo” Considera que la primacía de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente…En algunos casos, el predominio del componente denominativo de una marca mixta puede verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar la presentación del producto. Esta pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo”. El autor señala que entre los factores que desplazan a un primer plano el componente figurativo de una marca mixta deben diferenciarse dos grupos, a saber: i) un primer grupo que comprende factores que inciden negativamente en el componente denominativo (tales como: la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el elemento denominativo forme parte de un elevado número de marcas pertenecientes a terceros); ii) un segundo grupo que comprende factores que repercuten positivamente sobre el componente figurativo, realzando su presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta (tales como: que la palabra ocupe un lugar ínfimo dentro de la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el elemento figurativo o la originalidad intrínseca del mismo). En el caso concreto, atendiendo a que el signo solicitado es de carácter mixto, deberá establecerse previamente si presenta algún elemento relevante que determine su impresión en conjunto.


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Así, en el signo solicitado es relevante el aspecto denominativo (GLORIA), por cuanto el elemento figurativo que lo acompaña no reviste características particulares, tal como se aprecia a continuación:

Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado GLORIA y diseño y la marca notoria GLORIA, se advierte, desde el punto de vista fonético, que resultan idénticos. Desde el punto de vista gráfico, aun cuando el signo solicitado incluya un elemento figurativo – el cual no es relevante – el hecho de que ambos signos estén conformados por la denominación GLORIA, determina un impacto visual de conjunto similar. 4.1.3 Riesgo de confusión y de asociación Por lo expuesto, a pesar de la identidad fonética y semejanza gráfica existente entre los signos en cuestión, dada la falta de vinculación competitiva entre los productos que distinguen dichos signos, se concluye que no existe riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor. 4.2 Dilución de la marca 4.2.1 Marco conceptual y doctrinal La figura jurídica de la dilución acoge un supuesto excepcional de protección en el derecho de marcas, en virtud del cual se procura evitar que la asociación marca - producto o marca - servicio se rompa debido a la utilización por parte de terceros del mismo signo o de uno muy similar para productos o servicios de distinta naturaleza.


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El Tribunal de la Comunidad Andina25 ha precisado que: “Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido” Asimismo, ha establecido lo siguiente: “La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y, por tanto, de su valor comercial. El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”. Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, (la norma comunitaria no hace distinción entre la marca notoria y renombrada, por lo que le da los mismos efectos y protección), la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.” (MONTEAGUDO, MONTIANO, “La Protección de la Marca Renombrada”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. pág. 283)”. Si bien - de acuerdo a la doctrina antes citada - la figura jurídica de la dilución sólo se aplica a marcas renombradas, atendiendo a lo expuesto por el Tribunal Andino, ésta también debe ser analizada cuando se haya reconocido que una marca goza de la condición de notoria, dado que en la actual norma andina - entiéndase la Decisión 486 - no se hace distinción entre marcas notorias y renombradas. La doctrina refiere que la utilización de un signo idéntico o similar a la marca por el tercero enturbia esa vinculación exclusiva que el tráfico establece entre el

25

En el Proceso 6-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009).


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concreto signo de alto renombre y los productos o servicios a los que se aplicó en primer término, o entre el signo y su fuente de procedencia26. Carlos Fernández Novoa27 señala que: “Es innegable que al acreditar que la marca es conocida por el sector pertinente del público o por el público en general, el titular habrá establecido prima facie la presunción de que su marca tiene un elevado carácter distintivo. Un indicio a este efecto relevante puede ser la originalidad del signo constitutivo de la marca porque, obviamente, un signo original tiene per se un elevado carácter distintivo; otro indicio muy significativo puede ser la unicidad del signo constituido de la marca: el carácter distintivo de la marca será a todas luces alto si en los restantes sectores del mercado no existen marcas idénticas”.

El mismo autor señala, respecto del debilitamiento o dilución de la fuerza

distintiva de una marca, que si el público comprueba que la marca renombrada es usada por un tercero en relación con productos diferentes de aquellos a los que viene aplicándose la marca, no tiene lugar ciertamente un riesgo de confusión; pero es indudable que en tal hipótesis el público recordará la marca, y al percibir que la misma no es usada únicamente por el titular, ante los ojos del público se desvanecerá el carácter distintivo y el potencial publicitario de la marca renombrada.

Tal como lo señala Monteagudo, la forma típica y tradicional de dilución es la utilización del mismo signo o uno muy parecido para distinguir productos o servicios completamente diferentes. Sin embargo, sostiene que la protección frente al riesgo de dilución no se satisface impidiendo a terceros la utilización de la marca que pueda comportar un aprovechamiento de la fama ajena, lo que requiere cuanto menos la homogeneidad del grupo de destinatarios a los que el titular de la marca y el tercero destinan sus prestaciones, sino que ha de permitir objetar a terceros la utilización de la marca en conexión con cualquier tipo de productos o servicios, aún los más distanciados competitivamente. En ese sentido, cualquier utilización de la marca por un tercero es capaz de socavar esa conexión única entre el signo y los productos o servicios para los que la emplea su titular.28 Asimismo, agrega que no se puede desconocer que no son menos

26

Fernández-Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid 1984, pp. 290 y ss.

27 Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 418.

28 La protección frente a la dilución supone la tutela específica del valor empresarial que posee la marca

de alto renombre con su importante penetración en el mercado: fuerza publicitaria y excepcionalidad que han de ser protegidos frente a actuaciones de terceros susceptibles de menoscabar esa singular posición. Monteagudo, La protección de la marca renombrada, Primera Edición, Madrid 1995, p. 277.


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relevantes los efectos derivados de una proliferación excesiva en la utilización de la marca para productos o servicios incluso plenamente compatibles.29 Asimismo, el Tribunal Andino ha señalado30, en relación con las figuras de la confusión y dilución, que se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el

origen empresarial del signo notoriamente conocido. Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las

empresas productoras tiene algún grado de vinculación. 4.2.2. Aplicación al caso concreto Previamente, cabe precisar que la denominación GLORIA puede tener las siguientes acepciones31:

1. Reputación, fama y honor que resulta de las buenas acciones y grandes calidades.

2. Gusto o placer vehemente. La gloria del estudioso es estudiar. 3. Persona o cosa que ennoblece o ilustra en gran manera a otra.

Cervantes es gloria de España El buen hijo es gloria de su padre. 4. Majestad, esplendor, magnificencia. 5. Género de pastel abarquillado, hecho de masa de hojaldre, al que se

echan yemas de huevo batidas, manjar blanco, azúcar y otras cosas. 6. Hornillo dispuesto para calentarse y para cocer las ollas. 7. Estrado hecho sobre un hueco abovedado, en cuyo interior se quema

paja u otro combustible para calentar la habitación. 8. En el teatro, cada una de las veces que se alza el telón para que los

actores y autores reciban el aplauso del público. 9. En pintura, rompimiento de cielo, en que se representan ángeles,

resplandores, etc. 10. Tejido de seda muy delgado y transparente, de que se hacían mantos

para las mujeres, más claros que los de humo.

29

Monteagudo (nota 30), p. 281. 30

En el Proceso 24-IP-2009 (Gaceta Oficial Nº 1734 publicada el 22 de julio de 2009) 31

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es).

http://www.rae.es/


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11. Rel. En la doctrina cristiana, estado de los bienaventurados en el cielo, definido por la contemplación de Dios.

12. Cántico o rezo de la misa en latín, que comienza con las palabras Gloria in excelsis Deo.

Asimismo, constituye el nombre de una mujer. En tal sentido, el signo GLORIA no es una marca de fantasía, ya que es un término que tiene varios significados en el idioma español. Además, existen diversas marcas registradas en otras clases de la Nomenclatura Oficial y a favor de distintos titulares, que incluyen el término GLORIA dentro de su conformación32, pero que la utilizan dentro de alguna de sus variadas acepciones. Atendiendo a estas consideraciones, la Sala conviene en señalar que respecto a la dilución de la marca notoria GLORIA ésta no se producirá por el simple hecho de que se encuentre incluida la denominación dentro de nuevas marcas, sino que requerirá que su presencia sea de forma tal que el consumidor pueda percibirla como un signo idéntico o muy parecido a la marca notoria o que aluden al mismo origen empresarial que la marca notoria. En el presente caso, tal como se ha determinado en el punto 4.1.2, el signo solicitado tiene como elemento relevante la denominación GLORIA, toda vez que su elemento adicional (tipo de escritura de la denominación), no reviste características particulares que permitan diferenciar los signos; así, los signos en cuestión resultan fonéticamente idénticos y gráficamente similares. Además de ello, de acuerdo a lo señalado en el punto 3.5.2, la marca GLORIA viene siendo utilizada de manera intensiva en el mercado, debido a su amplia promoción y difusión, motivo por el cual es fácilmente recordada de manera espontánea por los consumidores. En tal sentido, de otorgarse el registro del signo solicitado se estaría debilitando la alta capacidad distintiva que la marca notoria GLORIA ha ganado en el mercado de lácteos – a pesar de ser un término con distintas acepciones –, produciéndose, con ello, que el público consumidor le otorgue a dicho signo las

32

Tales como: A DIOS SEA LA GLORIA y logotipo (clase 16), GLO BY GLORIA VANDERBILT (clase 25), LA GLORIA CUBANA HABANA DE C.E.G y logotipo (clase 34), MNG MINERÍA LA GLORIA S.A. y logotipo (clase 19), PRO ECCLESIA SANCTA AD MAXIMAM TRINITATIS GLORIAM y logotipo (clase 41), COLEGIO PRIVADO DE CIENCIAS ISAAC NEWTON CAJAMARCA CIENCIAT VIRTUD Y GLORIA y logotipo (clase 25)


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cualidades de la marca notoria aun cuando aquél esté destinado a distinguir productos de distinta naturaleza. Dado el carácter notorio de la marca GLORIA respecto de productos lácteos, el público consumidor recuerda dicha marca con facilidad, lo cual le otorga un elevado valor comercial. En tal sentido, si los consumidores se encontraran en el mercado con una marca muy similar a la marca notoria, pero que es utilizada por un distinto titular y para distinguir productos de distinta naturaleza, automáticamente el valor comercial de la marca notoria se vería afectado, con lo cual, se perdería el poder distintivo del que goza la marca notoria GLORIA Por todo lo expuesto, la Sala considera que el otorgamiento del registro solicitado puede diluir la fuerza distintiva de la marca GLORIA, o su valor comercial o publicitario. 4.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria 4.3.1. Marco conceptual y doctrinal La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).

Sin embargo, cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir al pago de los costes necesarios para la creación y consolidación de esa imagen positiva. Este


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aprovechamiento es posible porque la imagen positiva de la marca notoria es transferible a productos o servicios diferentes a los que venía distinguiendo33. Respecto al aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, el Tribunal Andino en el Proceso N° 70-IP-2008 señala lo siguiente:

“En relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar (…) los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado lo siguiente:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.

33

De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Suiza en la Sentencia del 24 de marzo de 1998, recaída en la demanda interpuesta por Nike International Limited (titular de la marca NIKE registrada en Suiza, para distinguir productos de las clases 18, 25 y 28) contra Campomar, S.L. (titular de la marca NIKE inscrita en España para distinguir artículos de perfumería de la clase 3), “la marca renombrada tiene como rasgo característico el que su elevado potencial publicitario puede ser explotado no sólo en relación con los productos o servicios registrados, sino también en otros sectores. Esta explotación debe quedar reservada al titular de la marca renombrada. El logro del renombre exige muchos esfuerzos. El titular de la marca debe aprovecharse del producto de los frutos de tales esfuerzos; tales frutos no pueden ser atribuidos a un tercero… A la vista del renombre alcanzado por la marca de la demandante salta a la vista que vender sus productos de perfumería y cosméticos masculinos, las demandadas se aprovecharon objetivamente de la buena fama de la marca de la demandante. En efecto, la imagen dinámico-deportiva que el público asocia con la marca de la demandante es perfectamente transferible a una línea de cosméticos en cuya comercialización también se ensalza la deportiva”.


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La doctrina señala que el supuesto de aprovechamiento indebido del renombre de la marca34 implica que la marca correspondiente posee una imagen positiva o renombre entre el público. La imagen y el mensaje positivo que irradia la marca renombrada son transferibles a productos y servicios que no son en sentido estricto similares a los productos para los que viene siendo utilizada la correspondiente marca renombrada. La transferencia de la imagen de la marca renombrada a otros productos se efectúa mediante procesos asociativos que tienen lugar en la mente del consumidor35.

4.3.2. Aplicación al caso concreto

La sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria para la creación y consolidación de esa imagen positiva. En el presente caso, se advierte que la imagen de la marca notoria GLORIA es la de productos lácteos de gran calidad; así, dicha imagen y el mensaje positivo que irradia la marca notoria podría ser transferida a los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado (juguetes) – aun cuando entre éstos y los productos lácteos no exista vinculación –, con lo cual, el signo solicitado configuraría un aprovechamiento del prestigio obtenido por la marca notoria GLORIA.

5. Conclusión

En virtud de lo señalado en el numeral 4 de la presente resolución, respecto de la marca notoria GLORIA (Certificado Nº 112355), la Sala determina que el registro del signo solicitado es susceptible de provocar la dilución de la fuerza distintiva de la marca notoria sustento de la denegatoria, así como un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, no correspondiendo acceder al registro solicitado.

34

Si bien en la cita en cuestión se habla de la marca “renombrada”, tal como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no hace distinción entre marca renombrada y marca notoria, es decir, ambas denominaciones las trata como sinónimos.

35 Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2004, pp. 413 y 414.


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IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución Nº 1469-2009/CSD-INDECOPI de fecha 12 de junio de 2009 y, por sus efectos, la Resolución Nº 16846-2007/OSD-INDECOPI de fecha 10 de octubre de 2007. En consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación GLORIA escrita en letras características (sin reivindicar colores), conforme al modelo, solicitado por Distribuidora Rances S.A.C. Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gómez, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

/go.

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